PROCESO 26-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 026-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión.

Marca: BARRILOCO (denominativo).

Actor: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.

Proceso interno Nº 2009-00451.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00451.

El auto de 20 de marzo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION.

1. Hechos.

   1. El 12 de diciembre de 2006, la sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BARRILOCO (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 572 de 31 de enero de 2007. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. sobre la base de su marca PALO LOCO registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 30 y la solicitud del registro del signo PALO LOCO (mixto).

   3. Por Resolución Nº 2224 de 27 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 16207 de 31 de marzo de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 19356 de 27 de abril de 2009, confirmó, también, la Resolución Nº 2224. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486, ya que el signo BARRILOCO solicitado para registro no es distintivo “toda vez que resulta similarmente confundible con el signo mixto ‘PALO LOCO’ previamente registrado. Así, al existir confundibilidad entre las marcas BARRILOCO y PALO LOCO, la primera no será apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada, y por el contrario, creará confusión respecto de los distinguidos por la marca ‘PALO LOCO’ de mi representada”.

   2. Se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que del estudio que se centra en los signos en conflicto “BARRILOCO IMITA y REPRODUCE el elemento sustancial esencial y predominante de la marca ‘PALO LOCO’ previamente registrada por mi representada, CAUSANDO CONFUSIÓN (…)”. De esta manera “BARRILOCO no logra otorgar la distintividad requerida, ya que tienen en común exactas desinencias, además de idénticas extensiones”.

   3. “los actos administrativos recurridos insisten en que no existe confundibilidad, debido a que el signo ‘BARRILOCO’, tiene otros elementos adicionales; sin embargo, solicito muy respetuosamente a su despacho tener en cuenta que los elementos adicionales hacen referencia únicamente a la expresión BARRI la cual tiene un carácter ENTERAMENTE DESCRIPTIVO, POR LO QUE EL ELEMENTO APARENTEMENTE DISTINTIVO SE REDUCE A LA EXPRESIÓN LOCO, LA QUE A SU VEZ RESULTA PRÁCTICAMENTE IDÉNTICA A LA EXPRESIÓN PALO LOCO que compone al signo de mi representada”.

   4. Entre los signos en conflicto existe similitud gráfica, fonética e ideológica.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó a la demanda en los siguientes términos:

   1. “Los signos PALO LOCO y BARRILOCO no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones porque la primera es una marca mixta y la segunda nominativa”.

   2. En el presente caso “se observa que además de los trazos que contiene el signo PALO LOCO, en su componente nominativo, el cual predomina, se diferencia sustancialmente del signo BARRILOCO pues los componen elementos que les otorgan distintividad en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintivos”.

   3. Recalca que entre los signos en conflicto no existe similitud ortográfica, fonética e ideológica.

   4. “La palabra BARRILOCO es una expresión arbitraria en tanto que no tiene un significado conceptual, mientras que la marca PALO LOCO, refiere por un lado a un objeto (palo) definido como ‘pieza de madera u otro material, mucho más larga que gruesa, generalmente cilíndrica y fácil de manejar’, y por otro un adjetivo (loco) que se refiere a ‘Que ha perdido la razón’”.

   5. Los signos BARRILOCO y PALO LOCO no son idénticos ni se asemejan, por lo que el riesgo de confusión o asociación es inexistente una vez realizado el cotejo sucesivo de los signos y desde la óptica de un consumidor promedio, por lo que procede la aplicación de la regla general establecida en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina (…)”.

4. Tercero interesado.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado sociedad BORGYNET INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BARRILOCO (denominativo), fue el 12 de diciembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 únicamente en sus literales a) y b) y 136 únicamente en su literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos...