PROCESO 449-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO449-IP-2015 Interpretación prejudicial del tercer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa,

Sección Primera Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso:

Cancelación parcial de la marca LIMONADA SOL (mixta). Demandante: CCM, IP S.A. Proceso interno N°.

2010-00056.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno.

VISTOS:

El Oficio 2859 de 3 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos,

recibido en este Tribunal, vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-

00056;

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante:

   Demandado:

   Sociedad CCM, IP S.A.

   Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

   República de Colombia.

   Luz Dary Mateus Casañas.Tercero interesado:

   Hechos.

   1. El 11 de agosto de 2008, la sociedad CCM, IP S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del certificado de registro No. 291595, correspondiente a la marca LIMONADA SOL (mixta), para identificar productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. A lo cual la parte demandada, Luz Dary Mateus Casañas titular del registro, presentó un escrito acompañado de documentos para probar el uso de la marca a cancelar.

   2. Mediante Resolución 20164 de 28 de abril 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por falta de uso y canceló parcialmente el registro 291595,

      en el sentido de excluir de su cobertura el producto "cerveza"·

   3. La titular del registro, Luz Dary Mateus Casañas por medio de apoderado,

      presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que la cancelación parcial del registro no procedía por considerar que existía una "conexión competitiva" entre los productos excluidos y aquellos frente a los cuales se logró probar el uso de la marca.

   4. Mediante Resolución 37520 del 27 de julio de 2009, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmo la Resolución 20164 de 28 de abril 2009,

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, a través de la Resolución 48658 del 28 de septiembre de 2009, resolvió el recurso de apelación presentado subsidiariamente por el titular de la marca cancelada Dary Mateus Casañas, y decidió que el producto "cerveza" no debía ser excluido de la cobertura del signo debido a la relación de similitud que presenta frente a los demás productos amparados, razón por la cual revocó

      el acto recurrido yen su lugar, negó la cancelación solicitada.

      2 o. -,

      ~.).J i ,

      restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de la Resolución 48658 del 28 de septiembre de 2009.

   7. Mediante providencia del 23 de octubre de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

      Argumentos de la demanda.

      La Sociedad CCM IP S.A. presentó los siguientes argumentos:

   8. Violación del artículo 165, párrafo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   9. El examen que se debe efectuar en el escenario de una acción de cancelación parcial es de "identidad entre dos productos y servicios" y no de mera "conexión competitiva entre ellos" como ocurre en el análisis de confundibilidad entre dos signos y tal como erróneamente lo ha efectuado el Delegado de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   10. Así el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial aplicó de forma errónea el inciso tercero del artículo 165 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina utilizando unos criterios completamente ajenos al estudio que debía realizar entre los productos excluidos de la cobertura de la marca "LIMONADA SOL" (mixta) y los que fueron mantenidos al amparo de ésta.

   11. El artículo 136 de la Decisión de la Comunidad Andina, establece que "se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios"

       respecto de los cuales se podrá extender los efectos de las pruebas de uso.

   12. Se recuerda que en la resolución 34735 de la superintendencia de Industria y Comercio se menciona que la similitud se refiere a "los productos que puedan ser sustituibles entre sí".

   13. Afirma que las pruebas de uso presentadas por la titular del registro Luz Dary Mateus Casañas correspondiente a la marca "LIMONADA SOL" (mixta)

       para intentar probar una relación de conexidad entre la "gaseosa" y "cerveza", al utilizar el criterio de "conexidad suficiente", llevó a establecer una INEXISTENTE relación entre los productos excluidos de la cobertura de la marca LIMONADA SOL (mixta) y los que fueron mantenidos al amparo de ésta, al acreditar que no se trata de bienes "sustitutos" por ser de naturaleza distinta.

       3 ;c;, ,'.,0 '.:i3 C,'~ll.J que ¡él fl,lé1lidadd(~la cerveza sea catrnar ia sed, pues debido a sus características especiales, como cualquier otra bebida puede ser empleada con este fin. Además, la cerveza en razón de su contenido alcohólico, restricciones a su venta y ocasión de consumo, no puede ser considerada como un sustituto de gaseosas, y en consecuencia tampoco como similar a estas, que son para otro tipo de consumidores.

   15. Manifiesta que la protección extensiva dada a los productos respecto de los cuales NO se está usando la marca, debe ser otorgada única y exclusivamente a bienes que presenten identidad o sean directamente sustituibles con los que si ampara efectivamente la marca, o respecto de los artículos que pertenezcan al mismo segmento del mercado y frente a los cuales sea medianamente razonable pensar que el propietario de la marca,

       puede llegar a estar en capacidad de comercializarlos en algún momento.

   16. Los signos en conflicto distinguen productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

       Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

       La SIC contestó la demanda manifestando:

   17. Si se dio una correcta aplicación a lo normado en el párrafo 3° del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; conforme a lo manifestado en la Resolución 48658 de 28 de septiembre de 2009 donde analiza la similitud entre las bebidas gaseosas y la cerveza.

   18. Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca es proteger la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal.

   19. El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

       consagra la figura de la cancelación parcial por falta de uso, la cual consta de varios requisitos, entre ellos la existencia de identidad o similitud.

   20. En el proceso 13-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y...