PROCESO 14-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 014-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 150, 190 y 191 de la misma Decisión.

Marca: MULTIPORT (mixta).

Actor: sociedad MULTIPORT E.U.

Proceso interno Nº 2010-00540.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2010-00540;

El auto de 20 de marzo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad MULTIPORT E.U.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad TRANSMARES LOGÍSTICA LTDA. TM LOGISTICS LTDA.

2. Hechos.

   1. El 5 de febrero de 2008, la sociedad TRANSMARES LOGÍSTICA LTDA. TM LOGISTICS LTDA. presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dos solicitudes de registro como marca del signo MULTIPORT (mixto), para distinguir servicios comprendidos en las Clases 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 590 de 31 de marzo de 2008. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 30228 de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo MULTIPORT (mixto) para distinguir servicios de la Clase 39.

   4. Por Resolución Nº 30229 de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo MULTIPORT (mixto) para distinguir servicios de la Clase 35.

   5. La sociedad MULTIPORT E.U. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad MULTIPORT E.U. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violaron los artículos 190, 191, 192, 193 y 194 literales b) y c) de la Decisión 486 ya que el signo MULTIPORT concedido a registro para las Clases 35 y 39 “constituye la reproducción exacta del nombre comercial MULTIPORT E.U. (…)”.

   2. Existe confusión visual, pues los signos en conflicto son idénticos y por lo tanto pueden causar confusión en el público consumidor.

   3. El signo MULTIPORT para la Clase 35 fue solicitado para distinguir “servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y en la clase 39 para distinguir servicios de transporte; embalaje y almacenes de mercancías; organización de viajes”. Mientras que el nombre comercial MULTIPORT E.U. “tiene como objeto social: A) organización, fomento, realización y explotación industrial y comercial de los servicios para navegación marítima fluvial y de cabotaje para el transporte de carga entre el exterior y puestos de Colombianos y entre éstos y entre sí, y entre puertos Colombianos y extranjeros. B) El agenciamiento marítimo de naves en puertos Colombianos. C) La compraventa, importación y exportación de toda clase de bienes. D) Representación de compañías nacionales y extranjeras que tengan relación directa con el objeto social de la empresa”.

      Por lo tanto, “la confusión evidente que se presenta entre los servicios que presta el demandado y el objeto social de mi representado, inducirá al consumidor a confusión al creer que se trata de la misma empresa por él conocido, provocando engaño en cuanto al servicio que cree estar utilizando”.

   4. Afirma que, entre los signos en conflicto, también existe similitud fonética e ideológica.

   5. Recalca que las marcas en conflicto “son EVIDENTEMENTE IDÉNTICAS y se destinan a distinguir servicios de la misma naturaleza (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido, en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Las marcas MULTIPORT (mixtas) para distinguir servicios de las Clases 35 y 39 “reunían a cabalidad los requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, adicionalmente, ambas marcas, no se hallaban incursas en ninguna de las causales establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión Andina, por lo tanto procedían legal y válidamente los registros solicitados (…)”.

   3. La sociedad demandante “tuvo su oportunidad legal dentro del trámite administrativo surtido para presentar oposición a los requisitos y fundamentar debidamente la misma, de lo cual hizo caso omiso, lo anterior conforme lo establece el artículo 146 de la Decisión Andina”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad TRANSMARES LOGÍSTICA LTDA. TM LOGISTICS LTDA., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

   1. Que tiene el depósito del nombre comercial MULTIPORT desde antes que la sociedad demandante por tanto “estaba plenamente facultada para registrar el mismo signo distintivo como marca, pues con ello no causaría ningún tipo de confusión al público”.

   2. Agrega que “queda sin objeto la demanda presentada por MULTIPORT E.U. por cuanto éste está alegando tener la titularidad de un nombre comercial para desvirtuar el registro de una marca por parte de TRANSMARES LOGÍSTICA, sin tener en cuenta que el uso del nombre comercial está registrado desde agosto de 1994 por quien es titular hoy día de los derechos sobre la marca MULTIPORT”.

   3. Que el demandante no probó el uso de su nombre comercial y no presentó oposiciones al registro del signo MULTIPORT.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca de los signos MULTIPORT (mixtos), fue el 5 de febrero de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 únicamente en sus literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal b) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 150, 190 y 191 de la Decisión de la Decisión 486; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

      (…)

      Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

      a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

      b) carezcan de distintividad;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

      (…)

      b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

      (…)

      Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

      (…)

      Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier...