PROCESO 24-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 24-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal f), 135 literal c) y 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad MARS, INCORPORATED.

Marca: TRIDIMENSIONAL.

Expediente Interno Nº 2011-00097.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 12 de junio de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de seis (6) de marzo de 2013.

1. Antecedentes.

1. Las partes

   Demandante: la sociedad MARS, INCORPORATED.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Acto demandado

   La sociedad MARS, INCORPORATED plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 26680 de 26 de mayo de 2006, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos (C) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “TRIDIMENSIONAL”, solicitado por la sociedad MARS, INCORPORATED, para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 33806 de 29 de junio de 2010, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 53630 de 30 de septiembre de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26680 de 26 de mayo de 2006.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 4 de noviembre de 2009, la sociedad MARS, INCORPORATED solicitó el registro del signo “TRIDIMENSIONAL”, para distinguir “alimentos para mascotas”, productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 611, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 26 de mayo de 2006, la Directora de Signos Distintivos (C) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 26680, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “TRIDIMENSIONAL”, solicitado por la sociedad MARS, INCORPORATED, para distinguir productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en que el signo solicitado a registro carece de distintividad.

      - La sociedad MARS, INCORPORATED, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 29 de junio de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 33806 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 30 de septiembre de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) expidió la Resolución No. 53630, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26680 de 26 de mayo de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad MARS, INCORPORATED, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) resulta inexplicable que la Superintendencia (…) afirme que la figura tridimensional cuyo registro como marca se solicita corresponde a la forma como se presentan en el mercado los productos que pretende amparar la marca de mi representada”.

      - “Como se puede observar en el ANEXO C de este escrito, donde aportamos fotografías del producto alimento para mascotas (y más concretamente, para gatos), en su versión de croquetas, comercializados en el mercado bajo diversas marcas, la forma de una cabeza de gato que corresponde a la marca tridimensional negada a mi poderdante por la Superintendencia no es la forma como comúnmente se presentan los alimentos para mascotas en el mercado”.

      - “(…) como se observa en las fotos anexas que se aportan a este proceso, una forma que sí es común para el alimento para mascotas son los pescados y otros animales marinos, las cuales se presentan de esa forma porque resultan atractivas para animales que sirven de mascotas, como los gatos”.

      - “(…) es claro el cambio de posición de la Superintendencia, inexplicable a todas luces, puesto que, en el pasado, a mi poderdante se le concedieron varios registros de marca (mixtos y figurativos) que incorporan la figura de la cabeza de gato, muy similar a la figura tridimensional cuyo registro fue negado en esta oportunidad por la entidad administrativa. Esta nueva marca debe tenerse como derivada de aquellas cuyo registro fue anteriormente concedido a mi poderdante”.

      - “(…) mi poderdante, como titular de las marcas FIGURATIVAS y MIXTAS previamente reseñadas (…), contaba con la facultad de solicitar para registro la marca TRIDIMENSIONAL cuya negación aquí se demanda, pues el nuevo signo no contiene elementos sustanciales que lo diferencien de las marcas previamente registradas”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El signo ‘tridimensional’ solicitado a registro por la sociedad MARS INCORPORATED, esto es, ‘cabeza común de un gato’ para distinguir ‘alimento para mascotas’, carece de DISTINTIVIDAD, toda vez que al ser observado en el mercado por un consumidor promedio, no le refiere un producto de un origen empresarial determinado, es más, la forma ‘tridimensional’ presentada a registro, consiste en la forma común como cualquier otro empresario del ramo podría presentar los alimentos para ‘gato’ (mascota), para ser comercializados en el mercado, por lo tanto, esta forma común, consistente en la ‘cabeza, valga la redundancia, común de un gato’, al carecer de otros elementos que la hagan novedosa u original, no es apropiable en exclusiva por ningún empresario del ramo y por tanto, no es registrable como marca”.

      - “(…) el signo ‘tridimensional’ solicitado, no puede concederse como ‘derivado’ de las marcas previas de titularidad de MARS INCORPORATED, en la medida en que, como bien lo expresa una de las resoluciones atacadas, i) cada caso es autónomo e independiente, obedece a las circunstancias propias ventiladas en el mismo y los registros de marcas previas, no pueden ser fundamento o presupuesto para conceder como marca un signo nuevo, además, ii) el signo ‘tridimensional’ que se solicitó a registro, como se mencionó con anterioridad, consiste en la forma usual como los empresarios de la clase presentan los productos en el mercado, forma que se reitera, es inapropiable”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de marzo de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo solicitado y correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TRIDIMENSIONAL”, fue presentada el 4 de noviembre de 2009, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio el artículo 134 literal f), 135 literal c) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso.

   En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos...