PROCESO 31-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 31-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Marca: “CRISTALPLANT” (denominativa). Expediente Interno: Nº 1631-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 15 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 008-2013-SCS-CS, de 29 de enero de 2013, recibido vía courier el 05 de febrero de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 1631-2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, de la República del Perú.

      Tercero interesado: NATURA COSMÉTICOS S.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – Con fecha 14 de abril de 2004, NATURA COSMÉTICOS S.A. solicitó el registro de la marca de producto CRISTALPLANT (denominativa) para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El 12 de agosto de 2004, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición al registro solicitado.

      – Mediante Resolución Nº 977-2006/OSD-INDECOPI, de fecha 30 de enero de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado.

      – Con fecha 15 de febrero de 2006, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, recurso que fue resuelto mediante Resolución Nº 0817-2006/TPI-INDECOPI, de 22 de junio de 2006, por la Sala del Tribunal del INDECOPI, que confirmó la resolución de primera instancia administrativa, otorgando el registro de la marca.

      – La demandante UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. interpone demanda contenciosa administrativa, por lo que en primera instancia, la Segunda Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda.

      – La demandante UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. apela la sentencia de primera instancia, siendo que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada que declara infundada la demanda.

      – Finalmente, la demandante UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. interpone recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A, manifestó lo siguiente:

      – “La marca solicitada se encuentra dentro del supuesto previsto en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 que establece la imposibilidad de acceder al registro como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo cuando su uso fuese susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial publicitario”.

      – “Siendo CRISTAL una marca notoria merece protección toda vez que corre el riesgo de diluirse debido a que el público puede encontrar una marca semejante en otro tipo de productos, perdiendo la mayor parte de su magia y su poder de atracción. Aun cuando no se provoque confusión en cuanto al origen, el uso de la marca semejante haría recordar al público la marca notoria aunque sea subconscientemente, con lo que el público se va acostumbrando al hecho de que otra empresa también usa la marca. En consecuencia, la distintividad de la marca se apaga, su atracción publicitaria disminuye y su posición de exclusividad desaparece”.

      – “En suma, consideramos que la marca notoriamente conocida CRISTAL ostenta un grado de distintividad tal, que merece ser protegida contra el principio de especialidad, es decir en todas las clases de la Nomenclatura Oficial, y no sólo del riesgo de confusión o asociación, sino además del riesgo de dilución de su fuerza distintiva o valor comercial”.

      – La notoriedad de la marca CRISTAL ha sido reconocida por el propio INDECOPI, y por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), manifestó lo siguiente:

      – “No se podrá prohibir totalmente el uso de la denominación CRISTAL en el tráfico económico, ya que ello generaría una serie de problemas en el mercado, sobre todo si por la forma como se usa la denominación no es a título distintivo, sino más bien informativo o descriptivo de las características de los productos que se pretende distinguir”.

      – “Dado que el término CRISTAL, que forma parte del elemento denominativo del signo solicitado CRISTALPLANT, resulta fonéticamente idéntico al único término que conforma la marca notoria (CRISTAL), se trata de la transcripción parcial de la marca notoria CRISTAL”.

      – “Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CRISTALPLANT y la marca notoria CRISTAL desde el punto de vista fonético, se advierte que si bien comparten la partícula CRISTAL, la presencia de la partícula PLANT en el signo solicitado determina que la pronunciación e impresión sonora sea diferente”.

      – “Desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien comparten las grafías que conforman la partícula CRISTAL difieren por la presencia de la partícula PLANT en el signo solicitado, lo que determina que la escritura e impresión visual de conjunto de los signos sea diferente”.

      – “Por lo expuesto, atendiendo a la inexistencia de similitud o conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos y a las diferencias fonéticas y gráficas entre los signos, su coexistencia no es capaz de inducir a confusión o asociación al público consumidor”.

      – “En el presente caso, no se encuentra presente el requisito de que la marca renombrada sea excepcional o tenga un carácter especial, ya que la marca CRISTAL no es una marca de fantasía sino que tiene varios significados en el idioma español – lo que explica que forme parte de varias marcas registradas en distintas clases de Nomenclatura Oficial -, por lo que no presenta un carácter excepcional o especial”.

   5. Fundamentos del tercero interesado

      El tercero interesado NATURA COSMÉTICOS S.A. manifestó lo siguiente:

      – “Del análisis comparativo entre la marca CRISTAL y nuestra marca CRISTALPLANT se advierte que no existe confundibilidad gráfica ni fonética entre ambos signos distintivos. La terminación PLANT de nuestra marca le otorga a ésta una fuerza especial que la hace suficientemente diferenciada de la marca de la demandante”.

      – “Tratándose de productos cosméticos, el público consumidor tiene un grado de percepción muy alto pues las personas son muy cuidadosas al momento de elegir el perfume, lápiz de labios o las cremas corporales que usarán. No son pues productos de consumo masivo, sino más bien productos que no son indispensables en la canasta familiar y por lo tanto son escogidos con sumo cuidado. Por otro lado, si analizamos lo referente a la forma de comercialización de los productos que distinguen una y otra marca sub litis, vemos que Natura Cosméticos S.A. es una empresa que comercializa sus productos a través del sistema de venta directa, es decir a través de consultoras de belleza independientes que visitan a los clientes de manera personalizada, ya sea en sus hogares o en sus lugares de trabajo. Son productos que son vendidos de manera personalísima, lo cual hace pues que no existan posibilidades de confusión entre los productos cosméticos de Natura Cosméticos S.A. y las cervezas de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., pues éstas son un producto de consumo masivo que se comercializa por los conductos tradicionales y a través de puntos de venta a los cuales acude el consumidor”.

      – “No existe posibilidad alguna que el empleo de la marca CRISTALPLANT para distinguir productos cosméticos de la Clase 03 pueda derivar en un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca CRISTAL. Prestigio que, por lo demás, nadie discute pues CRISTAL es una antigua marca de una muy buena cerveza (…). No existe forma en que las marcas de cosméticos pueden aprovechar del prestigio de una marca de cerveza. Los productos que distinguen estas marcas son muy disímiles; el público consumidor es diferente; los canales de comercialización son absolutamente distintos. Incluso los medios de publicidad no son coincidentes (…)”.

      – “La marca CRISTAL no es una marca de fantasía. Es un sustantivo muy común en castellano que alude al vidrio. Y existen muchas marcas que contienen el segmento CRISTAL, que se encuentran válidamente registradas en diversas clases de la Clasificación Internacional en el Perú”.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países...