PROCESO 11-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 011-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “LEOCAL” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2009-00465.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 047, de 17 de enero de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00465.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: LEO PHARMA A/S.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: LEOPHARMA LTDA.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 10 de octubre de 2006, la sociedad LEOPHARMA LTDA. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca LEOCAL (denominativa), para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 570, de 30 de noviembre de 2006, por lo cual el 17 de enero de 2007, la sociedad LEO PHARMA A/S presentó oposición en base a sus marcas registradas LEO (denominativa), LEO (mixta) y LEON ASIRIO (denominativa).

      – La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 1692, de 29 de enero de 2008, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro solicitado.

      – La sociedad opositora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los mismos que fueron resueltos mediante las Resoluciones Nº 8451, de 25 de febrero de 2009, y Nº 12449, de 19 de marzo de 2009, en el sentido de confirmar la decisión inicial, agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante LEO PHARMA A/S manifestó lo siguiente:

      – “La sociedad LEO PHARMA A/S ha venido utilizando desde hace más de 50 años la expresión LEO como elemento común para identificar los productos de la Clase 5, generando en el consumidor la idea de que los productos identificados con el radical LEO, tiene un mismo origen empresarial, esto es, que pertenecen a una misma familia de marcas”.

      – “Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor”.

      – “La sociedad solicitante además de reproducir en su totalidad las marcas registradas LEO, también reproduce su nombre comercial LEO PHARMA A/S, con el cual se identifica en el mercado mundial de farmacéuticos”.

      – “No existe una razón lógica para señalar que la marca concedida (LEOCAL) es una expresión de fantasía y que, por lo tanto, no evoca en el consumidor un concepto definido, siendo ésta una apreciación meramente subjetiva, pues al estar el término LEO ubicado en la raíz de la expresión y ser éste preponderante en el conjunto marcario, relaciona claramente el mismo concepto de LEON que imprime la sociedad LEO PHARMA A/S en su familia de marcas previamente registradas en Colombia”.

      – “Las marcas LEO / LEO (mixta) y LEO ASIRIO, no contienen ninguna partícula genérica, descriptiva, evocativa o de uso común que haga referencia o indique de alguna manera los productos que con dichas marcas se distinguen, tratándose pues de 3 marcas altamente distintivas en relación con los productos de la Clase 5, lo que hace aún más gravosas las semejanzas existentes entre el signo solicitado LEOCAL y la familia de marcas previamente registradas”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda alegando lo siguiente:

      – Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados, ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   5. Fundamentos de tercero interesado

      De los documentos aparejados al expediente, se observa que no fue enviada la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Se limitará la interpretación del artículo 134 al literal a), además de interpretar, de oficio, los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la mencionada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136

   No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 190

   Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

   Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

   Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

   Artículo 191

   El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

   Artículo 192

   El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

   Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

   (…)

   .

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

      En el presente caso, la sociedad LEOPHARMA LTDA. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca LEOCAL (denominativa), para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

      Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases...