PROCESO 21-IP-2013
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 021-IP-2013
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CERVECERÍA DEL VALLE” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00224.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 15 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.
VISTOS:
Mediante Oficio Nº 0100, de 25 de enero de 2013, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 30 de enero de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00224.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Partes en el proceso interno:
Demandante: CERVECERÍA DEL VALLE S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Tercero interesado: INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.
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Determinación de los hechos relevantes:
– El 11 de septiembre de 2007, la sociedad CERVECERÍA DEL VALLE S.A. presentó solicitud de registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
– Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con el lleno de los requisitos de la ley, la sociedad INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE interpuso oposición en base a: sus marcas registradas AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, su nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y sus marcas derivadas.
– Mediante Resolución Nº 30350, de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) solicitada por la sociedad CERVERCERÍA DEL VALLE S.A.
– Mediante escrito la sociedad CERVECERÍA DEL VALLE S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 30350, de 25 de agosto de 2008.
– Mediante Resolución Nº 043518, de 30 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Nº 30350, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.
– Mediante Resolución Nº 51231, de 28 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 30350, agotándose así la vía gubernativa.
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Fundamentos de la demanda:
La actora CERVECERÍA DEL VALLE S.A. manifestó lo siguiente:
– “Aplicando los criterios generalmente aceptados doctrinaria y jurisprudencialmente, podemos concluir que las marcas base de la oposición y la marca solicitada CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) no son confundibles, y por lo mismo el signo solicitado cuenta con la capacidad distintiva e individualizadora suficiente frente a las marcas INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE”.
– “Es claro que es posible la coexistencia en el mercado de marcas para diferentes o iguales productos, los cuales responden a la misma finalidad de consumo humano, y que las mismas contengan o estén simplemente compuestas de la expresión DEL VALLE sería un tratamiento discriminatorio y contrario a las normas de la Propiedad Industrial al obstaculizar el registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) en Clase 33 Internacional, toda vez que la expresión DEL VALLE es una marca débil teniendo en cuenta su reiterado uso en el mercado”.
– “Teniendo en cuenta que el uso de la expresión DEL VALLE es común entre los comerciantes no es posible que el mismo sea usado como única razón para el rechazo de la solicitud marcaria objeto de la presente demanda”.
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Fundamentos de la contestación a la demanda:
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente:
– “Con la expedición de las resoluciones acusadas proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486”.
– “Tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) cumple con los dos presupuestos para que exista confusión o asociación con los productos registrados por la sociedad INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE ya que entre ellos existe identidad de tipo visual por contener una palabra o expresión que se asocia con el mismo origen empresarial, también encontramos que hay presencia de identidad de tipo conceptual ya que evocan una idea idéntica o semejante, y frente a la identidad de tipo fonético encontramos que se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que son percibidos por los consumidores de modo muy similar”.
– “Se generaría confusión en el público consumidor, habida cuenta que la utilización de la expresión DEL VALLE en el mismo conjunto marcario podría conllevar a cualquier consumidor tomar un producto por otro (confusión directa)”.
– “De otra parte, si bien el signo solicitado DEL VALLE está compuesto de otros elementos de tipo nominativo, éste no aporta distintividad para permitir su registro, por cuanto la expresión CERVECERÍA es descriptiva de la Clase 33 y CERVECERÍA no es suficientemente distintiva, por lo que no pueden generar diferencias sustanciales entre las marcas en debate”.
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Fundamentos de tercero interesado
El tercero interesado INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE manifestó lo siguiente:
– “Resulta evidente que la denominación CERVECERÍA DEL VALLE si bien es susceptible de representación gráfica, contrariamente a lo que afirma la actora, carece de fuerza distintiva (…) carece de fuerza individualizadora para que los consumidores la reconozcan y permitan hacer la diferencia con las marcas entre otras por ejemplo: AGUARDIENTE BLANCO DEL VALLE, RON DEL VALLE GOLD, RON DEL VALLE PREMIUM, AGUARDIENTE DEL VALLE, MARQUEZ DEL VALLE, APERITIVO BLANCO DEL VALLE, etc.”.
– “La coexistencia de las marcas en estudio generaría confundibilidad entre los consumidores, en razón de que la marca solicitada pretende amparar los mismos productos que distingue la marca registrada, pudiendo originar en el mercado la idea de que son marcas de FAMILIA, o de la existencia de una vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no ocurre”.
– “Consideramos que la descriptividad de la expresión DEL VALLE, frente a los productos que pretende amparar el solicitante, evocan claramente una región de Colombia, y su uso llevaría al consumidor a error, frente a lo establecido por la jurisprudencia y la Decisión 486”.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
En el presente caso, procede la interpretación de los artículos solicitados: 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Se limitará el artículo 134 a sus literales a) y b); y, de oficio, se interpretarán los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 190
Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191
El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que...
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