PROCESO 16-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 16-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literal f) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A.

Marca: “STRIDES AMPIBAC” (mixta).

Expediente Interno N° 2010-00023.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte (20) de febrero de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

2. Actos demandados

   La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 28028 de 31 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “STRIDES AMPIBAC” (mixto), solicitado por la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 30916 de 26 de agosto de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 35130 de 19 de septiembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28028 de 31 de julio de 2008.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 4 de diciembre de 2007, la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó el registro del signo “STRIDES AMPIBAC” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de enero de 2008, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 588.

      - La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A. presentó oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de las marcas “TRIDEX” (denominativa y mixta), para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 5 y servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28028, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “STRIDES AMPIBAC” (mixto), solicitado por la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 26 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30916 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 19 de septiembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 35130, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28028 de 31 de julio de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. TRIDEX S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca solicitada por la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretenda desviar su semejanza agregando la denominación AMPIBAC”.

      - “La denominación (APELLIDO) AMPIBAC, es apócope del principio activo AMPICILINA, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos, por lo tanto, tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular. Desde esta perspectiva, lo usual es que se haga abstracción de tal palabra en el denominado examen de confundibilidad”.

      - “(…) STRIDES es una transliteración de la marca TRIDEX y el que a STRIDES se le coloque a modo de apellido, AMPIBAC, no enerva el citado criterio. Si ello fuese así, estaría autorizada la imitación de marcas (comunes, notorias o renombradas), con la mera condición de ponerles apellido, por ejemplo, ASPIRINA BAYER, ASPIRINE LAFRANCOL, ASPIRINAW WHYET, ETC”.

      - “La accionada se ocupó de precisar diferencias figurativas entre los signos, omitiendo considerar que una de las marcas TRIDEX, legalmente registradas, es nominativa, concretamente la que corresponde al certificado 124064”.

      - “Es importante tener en cuenta que la marca TRIDEX (mixta) fue registrada por mi mandante para distinguir ‘productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos’ comprendidos dentro de la clase 05 internacional y el signo STRIDES AMPIBAC irregularmente registrado fue concedido también para distinguir ‘productos farmacéuticos de uso humano’, comprendido en la clase 05 internacional (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca concedida, STRIDES AMPIBAC (mixta) Clase 5 Internacional, NO es similarmente confundible con las marcas previamente registradas por la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.; la marca STRIDES AMPIBAC (mixta) en su ‘conjunto’, es APTA para distinguir en el mercado los productos que ampara esto es, los comprendidos en la Clase 5 Internacional; se aclara, la expresión AMPIBAC de la marca concedida, NO es necesariamente, APÓCOPE de AMPICILINA; AMPIBAC por sí sola NO significa NI refiere el término ‘AMPICILINA’ por lo tanto, no habrá lugar a aplicar la regla de ‘excepción’, aducida por el actor”.

      - “(…) Además consideramos que TRIDEX es una expresión de fantasía, de forma contraria a lo que sucede con STRIDES, que es una expresión del idioma inglés, cuya pronunciación correcta es /STRAIDES/ y que significa ZANCADAS”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “No es cierto lo que afirma la parte actora en el sentido de que la expresión AMPIBAC, es una expresión débil o genérica, que es utilizado comúnmente, de lo que se trata es de una expresión evocativa, y en ningún momento la norma establece que se puedan rechazar marcas que contengan letras o sílabas de una denominación genérica”.

      - “La marca AMPIBAC es una marca evocativa de que el producto tiene AMPICILINA que es perfectamente registrable. De esta forma por ejemplo dentro de muchas marcas en la clase 05, registradas en forma evocativa, podemos citar las siguientes: CIPRO, DOLEX, TOBRADEX”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de febrero de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “STRIDES AMPIBAC” (mixto), fue presentada el 4 de diciembre de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación...