PROCESO 19-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 019-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 134 literales a), b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 226 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CASAS & COSAS” (mixta). Expediente Interno: Nº 2010-00378.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 15 de marzo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 096, de 25 de enero de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 30 de enero de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00378.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: MODANOVA S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. – CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 19 de diciembre de 2007, la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. – CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A., solicitan a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CASAS & COSAS (mixta), para identificar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Publicada dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 589, de 29 de febrero de 2008, la sociedad MODANOVA S.A. formuló oposición a la misma, en virtud de ser titular en Colombia del nombre comercial BRISSA COSAS DE CASA (mixto) y COSAS DE CASA (denominativo).

      – Mediante Resolución Nº 39191, de 31 de julio de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado.

      – La sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los mismos que fueron resueltos en el sentido de confirmar la decisión inicial.

      – En efecto, mediante Resolución Nº 46298, de 11 de septiembre de 2009, se resuelve confirmar la Resolución Nº 39191.

      – Posteriormente, mediante la Resolución Nº 56988, de 6 de noviembre de 2009, se resuelve confirmar la Resolución Nº 39191.

      – Por lo anterior, la sociedad MODANOVA S.A. presentó demanda de nulidad en contra de las Resoluciones Nº 39191, de 31 de julio de 2009; Nº 46298, de 11 de septiembre de 2009; y, Nº 56988, de 6 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante MODANOVA S.A. manifestó lo siguiente:

      – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que la SIC no debió otorgar el registro del signo solicitado.

      – El signo solicitado CASAS & COSAS (mixto) es una transliteración o inversión del signo notorio COSAS DE CASA.

      – El artículo 134 de la Decisión 486 resultó vulnerada por su no aplicación, por cuanto la marca solicitada no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

      – La similitud evidente entre la marca CASAS & COSAS (mixta) y el nombre comercial previamente usado BRISSA COSAS DE CASA (mixto), permite concluir que la marca solicitada no es suficientemente distintiva para identificar productos de la Clase 8. Alega el uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial BRISSA COSAS DE CASA a partir del año 2002.

      – Al considerar que no existía similitud entre la marca y el nombre comercial, la Superintendencia desconoció lo establecido en el literal b) del artículo 136 de la norma comunitaria, violando de manera evidente los derechos adquiridos por la sociedad MODANOVA S.A.

      – Presenta material de publicidad para probar el uso del nombre comercial.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El tercero interesado COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. – CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A. contesta la demanda señalando que:

      – Los signos confrontados NO son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que la SIC otorgó debidamente el registro del signo solicitado.

      – El término COSAS DE CASA no constituye un signo distintivo como tal, ya que es una expresión descriptiva, mientras que la denominación CASAS & COSAS es evocativa.

      Mediante Oficio Nº 096, de 25 de enero de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, señala lo siguiente: “No se envía copia de la contestación de la demanda por parte de la SIC, por cuanto mediante auto de 12 de marzo de 2012, se resolvió no tenerla por contestada en razón de que fue presentada de manera extemporánea”.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal b) de la Decisión 486.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), además de interpretar de oficio los artículos 190, 191, 192, 200, 224 y 226 de la mencionada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 190

   Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

   Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

   Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

   Artículo 191

   El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

   Artículo 192

   El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

   Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

   (…)

   Artículo 200

   La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

   (…)

   Artículo 224

   Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

   (…)

   Artículo 226

   Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

   También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

   a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

   b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

   c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

   El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

   (…)

   .

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

      En el presente caso, la sociedad COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. – CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A., solicitó el 19 de diciembre de 2007 a la Superintendencia de Industria y Comercio...