PROCESO 4-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 04-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 238, 241, 243, 245, 246, 247, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 155, 267 y 268 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. Asunto: “Actos de competencia desleal”. Expediente Interno: Nº 17801-2006-15688.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 03 de abril de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1093-TDCA-1S, de 26 de diciembre de 2012, recibido personalmente en este Tribunal el 07 de enero de 2013, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 17801-2006-15688.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: INDUALCA S.A.

      Demandado: SOCIEDAD ECUAQUÍMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – La sociedad INDUALCA S.A. es titular en el Ecuador de los siguientes registros marcarios:

      o Registro Nº 1915-88, de la marca MADEROL®, concedido el 13 de julio de 1988, y vigente hasta el 13 de julio de 2013. Este registro, protege productos comprendidos dentro de la Clase 2, tales como: colores, barnices, lacas, preservativos contra herrumbre (antioxidantes) y del deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto y demás productos de la Clase 2.

      o Registro Nº 5305-00 de la marca ECOMADEROL®, otorgado el 10 de agosto de 2000, y vigente hasta el 10 de agosto de 2010. Este registro, asimismo, protege productos comprendidos dentro de la Clase 2, tales como: colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, pinturas de todo tipo, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas y demás productos de la Clase 2.

      – “Los productos identificados con la marca MADEROL® y ECOMADEROL® se vienen vendiendo de manera continua en el Ecuador, y son conocidos por el público en general como un producto seguro y de calidad garantizada, lo que los ha hecho acreedores a un reconocimiento en el mercado del ramo, sin embargo de los actos de competencia desleal que ha sufrido y que demandamos en este juicio”.

      – El 13 de septiembre de 2004, al amparo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Ley de Propiedad Intelectual, INDUALCA solicitó Tutela Administrativa de los Derechos de Propiedad Intelectual en contra de la compañía ECUAQUÍMICA al haber probado que esta compañía expende, en forma arbitraria e ilegal, productos identificados con la marca MADEROL, vulnerando de esta manera el derecho al uso exclusivo que posee INDUALCA por ser titular legítima en Ecuador de los registros marcarios.

      – El 25 de octubre de 2004, la Dirección de Tutela del IEPI acepta a trámite la Tutela Administrativa presentada.

      – El 07 de enero de 2005, el Director de Tutela del IEPI dispone que el día 21 del mismo mes y año, a las 10H00 horas, se lleven a cabo dos diligencias de inspección solicitadas por INDUALCA S.A.

      – La primera diligencia se efectuó en las bodegas de ECUAQUÍMICA ubicadas en la Av. Eloy Alfaro s/n y las Avellanas y Los Cipreses en la ciudad de Quito.

      – La segunda diligencia se realizó en el local comercial y oficinas ECUAQUÍMICA ubicado en la Av. 10 de Agosto Nº 6090 y Gaspar de Villarroel, en Quito, en donde se realizaron las siguientes actuaciones:

      o Se comprobó que en el establecimiento comercial se expendía libremente el producto MADEROL INFRACTOR, y se compró un ejemplar del mismo como constatación de ello. Cabe resaltar que en el producto adquirido, en su etiqueta, se encuentra que ISK BIOTECH CORPORATION es el “fabricante y formulador” y ECUAQUIMICA es el “importador y distribuidor”.

      o En vista de lo anterior, en cumplimiento del Artículo 336 de la Ley de Propiedad Intelectual y 91 de su Reglamento, el Dr. Wilson Usiña, delegado de la autoridad para la práctica de esta diligencia, “como medida cautelar provisional” prohibió a ECUAQUÍMICA “la comercialización del producto identificado como MADEROL hasta que esta Dirección dicte una Resolución Final ratificando dichas medidas o revocándolas”.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad INDUALCA S.A., manifestó lo siguiente:

      – “Afirma que los demandados han incurrido en actos de competencia desleal, requiriéndose el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, toda vez que los demandados ya fueron sancionados por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI)”.

      – Es titular de las marcas MADEROL y ECOMADEROL en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Que ECUAQUÍMICA fue sancionada por la violación a los derechos de propiedad intelectual de INDUALCA S.A. en el Trámite Nº 371-2004 de tutela administrativa, por el uso en el comercio del signo “MADEROL”, para productos de la Clase Internacional Nº 2, procedimiento en el que se ordenaron medidas cautelares consistentes en prohibir a ECUAQUÍMICA la importación, exportación y comercialización de productos con la marca “MADEROL” medidas que fueron ratificadas en la Resolución Nº 0000986146 dictada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI.

      – Que ECUAQUÍMICA fue sancionada por la Comisión Provisional de Salud de Pichincha por la comercialización indebida del producto denominado “VITAMADRA”, que no era nada más que el mismo producto infractor “MADEROL” con una etiqueta que incluía otro nombre, pero que contenía el mismo compuesto denominado “pentaclorofenol” prohibido de importarse y de expenderse en Ecuador.

      – En la presente causa han convergido los supuestos para que se produzca actos de competencia desleal, siendo éstos aquellos capaces de crear confusión; cualquier acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; y, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos.

      – “Que ha existido competencia desleal de los demandados en contra de INDUALCA S.A. por: (i) actos de confusión (directa e indirecta) por el uso del signo “MADEROL”, (ii) el expendio del producto infractor “MADEROL” que contiene “pentaclorofenol” químico que está prohibida su importación y comercialización en el Ecuador, (iii) por la dilución de la distintividad de las marcas MADEROL ® y ECOMADEROL® que gozan de notoriedad”.

      – “Que los actos de competencia desleal realizados por los demandados han irrogado a INDUALCA S.A. daños y perjuicios, cuya indemnización se solicita en esta demanda”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La sociedad ECUAQUÍMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A., contestó la demanda y manifestó lo siguiente: “Calificada la demanda, fueron citados los demandados para que ejerzan sus derechos y fijen casillero judicial para futuras notificaciones, habiéndose desarrollado la audiencia de conciliación en la que los demandados procedieron a contestar la demanda por cuando no hubo conciliación de las partes, y se señalaron las siguientes excepciones y alegaciones: a) Negativa pura, simple y absoluta de los hechos y de los fundamentos contenidos en la demanda; b) Inexistencia de Actos de Competencia Desleal; c) Preeminencia del principio de especialidad que permite la coexistencia de dos marcas idénticas tratándose de productos diferentes; d) Falta de derecho del actor; y, e) Improcedencia de la demanda”.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 238, 241, 243, 245, 246, 247, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, se interpretarán los artículos 155, 267 y 268 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 155

   El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

   a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

   b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

   c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

   d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro...