PROCESO 12-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 12-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, de los artículos 166, 167 y 170 de la misma Decisión.

Actor: Sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

Marca: “FIGURATIVA”.

Expediente Interno Nº 2009-00558.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte (20) de febrero de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad PROCAPS S.A.

2. Actos demandados

   Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH plantean que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 07497 de 24 de febrero de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la cancelación total por no uso de la marca “FIGURATIVA”, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en consecuencia, cancelar parcialmente el registro de la marca “FIGURATIVA”, en el sentido de excluir de su cobertura a los siguientes productos “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos de esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”; en consecuencia, la marca “FIGURATIVA” distinguirá “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 17845 de 20 de abril de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 35994 de 17 de julio de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 07497 de 24 de febrero de 2009.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 4 de abril de 2008, las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH presentaron solicitud de cancelación por falta de uso del registro del signo “FIGURATIVO”, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad PROCAPS S.A.

      - El 18 de julio de 2008, la sociedad PROCAPS S.A. contestó la solicitud de cancelación.

      - El 24 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 07497, por medio de la cual resolvió negar la cancelación total por no uso de la marca “FIGURATIVA”, registrada a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, en consecuencia, cancelar parcialmente el registro de la marca “FIGURATIVA”, en el sentido de excluir de su cobertura a los siguientes productos “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos de esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”; en consecuencia, la marca “FIGURATIVA” distinguirá “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, dentro del término legal, interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17845 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 17 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 35994, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 07497 de 24 de febrero de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI GLOWWORMS acompañada de la figura registrada como marca (…)”.

      - “(…) dentro del expediente no aparecen pruebas ni facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI GLOWWORMS, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria”.

   3. Contestaciones a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La sociedad PROCAPS S.A., dentro de la oportunidad legal para ello, aportó las pruebas pertinentes con el fin de desvirtuar las afirmaciones de la Solicitud de Cancelación (…)”.

      - “En las facturas aportadas por PROCAPS S.A., se observa una casilla relacionada con los productos adquiridos dentro de los cuales se encuentran los productos TROLLI acompañados de la expresión SOUR GLOWWORMS, expresiones que hacen alusión a la marca Figurativa Certificado No. 281113 registrada siendo así, la forma como son referenciados los productos en las facturas, coincide con la forma como éstos son comercializados como quiera que, en los respectivos empaques, la marca Figurativa (…), va acompañada de la expresión SOUR GLOWWORMS y la marca TROLLI, todo en conjunto y cada una guardando su individualidad”.

      - “(…) de acuerdo con lo expuesto sobre uso simultáneo de marcas, se aclara que la marca Figurativa (…) fue usada en el mercado conjuntamente con la marca TROLLI y las expresiones ya indicadas sin embargo, cada una, tiene una posición importante, conservan distancia suficiente y, individualmente consideradas, son distintivas frente a los productos que amparan; TROLLI permite diferenciar el origen empresarial y la marca Figurativa (…) indica el tipo o forma de la goma además, cabe recalcar, al ser la marca Figurativa, impronunciable, es lógico que vaya acompañada de la expresión para facilitar al público su solicitud”.

      - “(…) conforme a las pruebas allegadas (…) se obtuvo que, frente a la marca Figurativa (…) se probo (sic) el uso en el mercado, de dulces, específicamente, gomas de gelatina, las cuales pertenecen a la Clase 30, por lo cual se cancelo (sic) parcialmente el registro limitándolo, a ‘dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería’”.

      - “La modalidad de comercialización, (…) la efectuó la sociedad ALINOVA S.A., debidamente autorizada por PROCAPS S.A., a...