PROCESO 140-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 140-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal j) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 201, 203, 212 y 214 de la Decisión 486; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00024.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2259, de 01 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 02 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00024.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

      Demandado: LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes:

      – El 23 de agosto de 2005, la sociedad CAFÉ COLOMBIA EXPORT LTDA. presentó solicitud de registro de la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta), para identificar ‘CAFÉ MOLIDO’, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 556, del 30 de septiembre de 2005, la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso oposición con fundamento en la semejanza existente entre la marca solicitada y las marcas CAFÉ DE COLOMBIA (mixta), así como en la reproducción y evocación que hace la marca solicitada de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA.

      – Mediante Resolución Nº 10001, de 17 de abril de 2007, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y concedió el registro solicitado.

      – LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 10001 de 2007.

      – Mediante Resolución Nº 36131, de 31 de octubre de 2007, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Nº 10001 de 17 de abril de 2007, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.

      – Mediante Resolución Nº 25586, del 24 de julio de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 10001 de 17 de abril de 2007 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA manifestó lo siguiente:

      – “La denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA se ajusta a la definición contenida en el artículo 201 de la Decisión, dado que, entre otros requisitos inherentes a la denominación de origen, coincide con la denominación de un país, en este caso COLOMBIA y, adicionalmente, el producto distinguido goza de reconocimiento y reputación. No corresponde a una indicación común o genérica del café, según los conocedores de la materia o el público en general, puesto que, salvo la expresión café, la expresión COLOMBIA se aparta por completo de ser una indicación común o genérica del café y adicionalmente, la expresión COLOMBIA no ha sido utilizada para identificar el café como producto genérico, sino un tipo especial de café, que se cultiva y beneficia de acuerdo con unos requerimientos y condiciones, que son precisamente las que lo diferencian de los demás cafés del mundo”.

      – “Dadas las características de la producción y transformación del CAFÉ DE COLOMBIA, la denominación de origen es notoria o ampliamente reconocida por el sector pertinente”.

      – “En razón a que el titular de la denominación de origen es el Estado por intermedio de su Oficina Nacional Competente, no es el opositor quien deba alegar la notoriedad de la denominación de origen”.

      – “La notoriedad no debe ser alegada por un opositor, sino que el examinador debe determinar si la reproducción que hace la marca de la denominación de origen implicaría un aprovechamiento de su notoriedad, condición que en el caso particular había sido reconocida por la misma entidad en la declaración de protección de CAFÉ DE COLOMBIA, y además que fue un factor determinante para dicha declaración”.

      – “Existe incongruencia entre afirmar que una denominación de origen debe ser especialmente protegida, y encontrar diferencias rebuscadas y alejadas de la realidad para conceder una marca que a todas luces reproduce la denominación de origen. En efecto, resulta inaudito afirmar que la marca registrada será leída por el consumidor en tres tiempos diferentes, en los cuales la expresión CAFÉ va separada de la expresión COLOMBIA y por tanto el consumidor no asociará al café con la denominación COLOMBIA. El consumidor, al ver la etiqueta percibirá la marca sin hacer semejantes intervalos, así CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT”.

      – “También es errado el motivo de la División, como quiera que la denominación de origen no protege la exclusividad en el uso de la expresión CAFÉ, lo que protege es el uso de la expresión COLOMBIA asociada con o para identificar CAFÉ. Luego, aun si la expresión CAFÉ no estuviera en la etiqueta de la marca registrada, seguiría reproduciendo a la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA, dada la inclusión de la expresión COLOMBIA, la cual sí está describiendo el origen del producto, pero en virtud de su protección como denominación de origen, deja de ser un descriptivo para convertirse en un distintivo”.

      – “Es evidente que el uso de la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta) generará el riesgo de que el consumidor, al percibirla, crea, de manera equivocada que el producto identificado cuenta con las características que dieron lugar a la declaratoria de protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA y que además su empresario está autorizado para usar la denominación de origen”.

      – “Si bien es cierto que cualquier persona puede usar una indicación de procedencia (mientras no sea engañosa), también lo es que no podrá hacerlo si la misma coincide, reproduce o evoca una denominación de origen protegida. De manera que, si desea informar al público de la procedencia del producto, tendrá que hacer uso de la otra especie de las indicaciones geográficas (la denominación de origen) y acogerse al procedimiento legalmente establecido para tal fin”.

      – “Evidentemente existen diferencias entre las expresiones CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT y CAFÉ DE COLOMBIA, pero dichas diferencias no son suficientes para evitar el riesgo de confusión. Tampoco es cierto que las diferencias conceptuales y gráficas que existen entre los signos confrontados sean suficientes para evitar el riesgo de confusión”.

      – “En consecuencia, la marca solicitada a registro se encontraba y encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

      – “Existe la necesidad de hacer una diferenciación entre las dos especies de indicaciones geográficas – esto es, la denominación de origen y la indicación de procedencia – para concluir que una vez que se ha reconocido la protección de una denominación de origen, dicha expresión o su concepto, en el marco del producto que identifica, deja de ser genérica o usual, y por lo tanto no puede ser usada por terceros no autorizados, ni siquiera como descriptor del origen del producto”.

      – Recalca que “en la solicitud de declaratoria de protección de la denominación de origen CAFÉ DE COLOMBIA se adjudicaron los documentos que demostraron la reputación y/o notoriedad de la misma. Notoriedad que fue reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio, así como el hecho de que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha adoptado los mecanismos suficientes y necesarios para conservar dicho reconocimiento”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - “Defiende la legalidad de las resoluciones administrativas que otorgaron el registro de la marca CASAN CAFÉ COLOMBIA EXPORT (mixta), para identificar ‘CAFÉ MOLIDO’, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”.

      - “El signo solicitado no es similar a la denominación de origen protegida, por lo que no se incurre en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal j) de la Decisión 486”.

      - “La notoriedad debe ser alegada por el opositor”.

      - “Las palabras CAFÉ COLOMBIA EXPORT del signo solicitado a registro corresponden a una indicación común o genérica respecto al producto del café, ya que “se quiere indicar legítimamente que se trata de café, por lo cual utiliza el genérico y que proviene de Colombia, lo que puede ser permitido ya que efectivamente es el lugar de origen del producto, más aún si se tiene en cuenta que diferentes regiones de Colombia son productoras de café”.

      - “No podrá ser marca la expresión que consista exclusivamente en el nombre del Estado, pero sí podrá serlo aquella que además del nombre del Estado incluya otros signos denominativos o gráficos que le den al conjunto distintividad”.

      - “Se tiene que la partícula CASAN del signo solicitado le otorga la suficiente distintividad...