PROCESO 078-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 078-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 73, literales d) y e) de la citada Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Actor: PEPSICO INC. Marca: “TOSTIS”. Expediente Interno: Nº 5422-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil ocho.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 189-TCA-DQ-1S-5422-ML, de 10 de junio de 2008, recibido en este Tribunal el 13 de junio de 2008, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno Nº 5422-ML.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008.

  1. Las partes.

    Demandante: PEPSICO INC.

    Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial; Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); el Procurador General del Estado y la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA.

  2. Determinación de los hechos relevantes.

    El 21 de abril de 1993, la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA solicitó el registro del signo “TOSTIS” y etiqueta (mixto) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    La demandante PEPSICO INC., de nacionalidad estadounidense, presentó observación al registro del signo solicitado, toda vez que tiene registrada -en el extranjero- la marca “TOSTITOS” (denominativa), la misma que en el extranjero es notoriamente conocida en el público consumidor. Sin embargo, vale destacar que dicha marca es notoria debido a que tiene registrada su marca “TOSTITOS” en 78 países a nivel mundial en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, más no se encuentra debidamente registrada en el Ecuador.

    Mediante Resolución Nº 0964208, de 16 de marzo de 1998, la Autoridad Administrativa rechazó la observación interpuesta, otorgando el registro del signo solicitado. Posteriormente, el 23 de septiembre de 1998, PEPSICO INC. apeló ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo la Resolución Nº 0964208, emitida el 16 de marzo de 1998 por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

  3. Fundamentos de la Demanda:

    La demandante PEPSICO INC. argumenta que, la denominación “TOSTIS” no puede ser susceptible de registro, ya que no goza de suficiente distintividad y contraviene las disposiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además, de que existen semejanzas fonéticas, gráficas, auditivas y visuales entre los signos confrontados.

    El registro del signo solicitado “TOSTIS” (mixto) conllevaría un riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, más aún, si pretenden proteger productos de la misma Clase Internacional y dirigirse al mismo público consumidor, utilizando los mismos canales de comercialización, además de que podría menoscabar la fuerza distintiva y el valor comercial de “TOSTITOS” siempre y cuando ésta se enmarque dentro de la figura jurídica de notoriedad como es el caso de “TOSTITOS” registrada como marca a nombre de PEPSICO INC. en varios países del mundo.

  4. Contestación a la Demanda:

    INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA señala que, comercializa productos mediante un conjunto de marcas que tienen un elemento en común -el término “TOSTI”- que se puede encontrar en sus marcas derivadas, tales como: “TOSTITOS”, “TOSTY”, “TOSTITOS JALAPEÑOS”, etc. De tal forma, que el signo solicitado “TOSTIS” y cualquier otro que tenga ese elemento en común inducirá al público consumidor a identificar el producto como perteneciente a una línea o “familia de marcas” perteneciente a los productos fabricados por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA, por ello si se permitiera que se registrare otra marca que tenga ese elemento se propiciaría el riesgo de confusión en el público consumidor ecuatoriano.

    Se demuestra que, en el Ecuador el único titular de la marca “TOSTITOS” es INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA y que PEPSICO INC. no tuvo ni tiene derecho para observar el registro del signo solicitado “TOSTIS” (mixto), en base a marcas que en el Ecuador no le pertenecen. Se demuestra además que sus vanos esfuerzos por obtener el registro de signos como TOSTITOS o TOSTINES fueron rechazados por la Autoridad competente del Ecuador, es decir, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

    Con todos los documentos que se enumeran en el proceso, se demuestra que el grado de conocimiento de la marca “TOSTITOS” en el Ecuador es notorio y sus productos son de consumo masivo ya que son expendidos a través de Supermaxi, La Favorita y Tiosa, que a su vez, distribuyen en las principales ciudades del Ecuador el producto distinguido con la marca “Tostitos”.

    Se demuestra que, la marca “TOSTITOS” tiene una antigüedad de 20 años, lapso durante el cual se ha comercializado ininterrumpidamente dicho producto, es parte de su familia marcaria y, por ende, sí es susceptible de registro. Asimismo, la marca “TOSTITOS” ha sido publicitada constantemente por la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA dejando constancia de la notoriedad de la marca y el enorme volumen de ventas dentro del Ecuador.

    INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA impugna la prueba que llegare a presentar la parte contraria. Posteriormente, dentro del proceso se nombran peritos, la Dra. Ena Grauben Matos Jaqui, quien de la evaluación de los signos confrontados “TOSTITOS” y “TOSTIS” concluye que se advierte una coexistencia pacífica tanto por el uso de la marca “TOSTITOS” en el extranjero por PEPSICO INC. y el uso de la marca “TOSTITOS” en el Ecuador por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA. Con la salvedad de que, en caso de existir mala fe en el uso de la marca, quien se encuentre perjudicada puede iniciar las acciones correspondientes. La Procuraduría General del Estado contesta la demanda señalando casillero judicial y negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

    CONSIDERANDO:

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

    Que, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno Nº 5422-ML.

    Que, la fecha de presentación de la solicitud de registro fue el 21 de abril de 1993, por lo que la norma aplicable es la Decisión 313. En tal sentido, se interpretarán los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 y, de oficio, el artículo 73 literales d) y e) de la citada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

    DECISIÓN 313

    (…)

    Artículo 71

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 73

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

    (…)

    d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

    Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

    e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

    Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

    (…)

    DECISIÓN 486

    (…)

    DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-

    Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las...

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