PROCESO 092-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 092-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: TIMOP. Actor: MERCK & CO. INC. Proceso interno Nº 9165-02-NR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Marco Idrobo Arciniega, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 9165-02-NR;

El auto de 12 de septiembre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: MERCK & CO. INC.,

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual,

Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado.

Tercero interesado: compañía LABORATORIO CHILE S.A.

b) Hechos relevantes

El 7 de septiembre de 2000, LABORATORIO CHILE S.A., solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo TIMOP para distinguir productos de la Clase 5. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 428 de septiembre de 2000, publicada el 24 de octubre de 2000. La sociedad MERCK & CO. INC. presentó observación al registro del signo TIMOP sobre la base de sus marcas, TIMOPTOL y TIMOPTOL-XE registradas para distinguir productos, también de la Clase 5.

Mediante Resolución Administrativa Nº 979509, de 21 de septiembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió “rechazar la oposición (sic) planteada por MERCK & CO. INC., y conceder el título de registro del signo solicitado (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad MERCK & CO. INC., sostiene que con la emisión de la Resolución impugnada se violaron los artículos 134, 135 literales a), b), i) y 136 literal a) de la Decisión 486. Manifiesta que el signo TIMOP solicitado para registro por LABORATORIOS CHILE S.A. “no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por las marcas ‘TIMOPTOL’ y ‘TIMOPTOL-XE’ (…) y además, su registro está impedido por las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a), b), i) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486”, y que de coexistir en el mercado los signos en conflicto “se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”.

Dice que de la comparación ortológica se concluye que “el signo solicitado se encuentra íntegramente en las marcas registradas haciendo de esta manera aún más confundible para el público consumidor (…)” y además “tiene dos de las tres sílabas de las marcas registradas, estas dos primeras sílabas son completamente idénticas a las marcas de mi mandante, lo único que ha hecho el solicitante es omitir la tercera sílaba ‘TOL’ (…)”.

La actora manifiesta que existe identidad en los productos protegidos ya que los signos en conflicto se encuentran dentro de la Clase 5. Agrega que “el riesgo de confusión en marcas farmacéuticas es más frecuente, aún más si las marcas confrontadas no tienen una distintividad determinante, la cual permita que el público consumidor no dude al comprar un producto por asimilarlo con otro”. Finalmente argumenta que entre los signos en disputa puede darse una confusión sobre su origen empresarial.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Ratifico la Resolución Nº 979509, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (…). c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, al contestar la demanda manifiesta que acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), contesta la demanda y dice que: “Realizado un análisis estructural tanto en el aspecto gráfico, fonético, visual, como el tipo de productos que protege el signo solicitado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró ilegítima la pretensión del opositor MERCK & CO INC. toda vez que si se efectúa un análisis en conjunto, sucesivo, mirando las semejanzas y no las diferencias entre los signos en controversia podemos encontrar elementos que la hacen diferentes (…)”. Agrega que “La marca TIMOP, cumple (…) con los parámetros de distintividad para ser tomados en cuanta como una marca absolutamente registrable, se trata de una denominación que tiene un suficiente grado de distinción frente a la marca opositora”, por lo tanto “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

LABORATORIO CHILE S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que “El signo solicitado para registro, TIMOP, posee la suficiente individualidad y distintividad que permita diferenciarlos de los demás de su especie (…)”. Afirma que el término TIMOP “proviene de los genéricos TIMOL y TIMOLOL, sus componentes, cuya apropiación no es susceptible de persona alguna (…). El término agregado por mi mandataria al genérico TIMO es la letra P que confrontada a las terminales de PTOL y PTOL-XE de las marcas demandantes, resulta suficientemente distintivo, imposible de causar confusión o riesgo alguno para los consumidores (…)” y que además el término genérico es usado en otros signos ya registrados.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, La solicitud de registro como marca del signo TIMOP fue el 7 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante y conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se interpretarán los artículos...