PROCESO 441-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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J TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 441-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera Marca: BETAPLUS (denominativa).

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. Proceso interno: 2009-

00315.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2867 de 2 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos,

recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el 3 de septiembre de 2015,

por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-00315.

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el Proceso Interno .

   BAYER ._~.i·,C¡;.¡;\....:;

   AKTIENGESELLSCHAFT S.A.

   Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

   República de Colombia.

   GYNOPHARM S.A.

   Demandado:

   Tercero interesado:

   Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda Hechos.

   1. El 24 de mayo de 2007, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. (en adelante, Bayer) solicitó el registro de la marca BETAPLUS (denominativa)

   para distinguir "preparaciones farmacéuticas, a saber, terapéuticas y diagnósticas", productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 29 de junio de 2007, el extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 577.

   3. El 13 de agosto de 2007, Gynopharma S.A. presentó oposición en contra de la referida solicitud con fundamento en la confundibilidad con la marca BETAPLEX (denominativa), registrada a su favor para distinguir productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 15 de agosto de 2007, Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Ruega formularon oposición contra la citada solicitud con fundamento en el registro previo de la marca BETA PLUS (denominativa), registrada a su favor en la Clase 3 para distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar; pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales,

   cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos".

   5. El 30 de septiembre de 2008, mediante Resolución 38181, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada por Gynopharm S.A. y fundada la oposición presentada por Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda, denegando consecuentemente el registro de la marca BETAPLUS (denominativa), solicitada por Bayer.

   6. El 4 de noviembre de 2008, Bayer presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 38181.

   7. El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 49316, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición,

   confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181.

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   confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181.

   9. El 15 de mayo de 2009, Bayer interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 38181,49316 y 54463.

   10. El 22 de mayo de 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió

   suspender el proceso a efectos de solicitar a este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   Argumentos de la demanda.

   BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

   11. No hay vinculación suficientemente estrecha entre los productos de las Clases 3 y 5, como para inducir al público a creer que se trata de bienes que provienen de un mismo empresario. Para que exista riesgo de confusión indirecta entre marcas, la similitud debe ser tal, que realmente puedan surgir confusiones, lo cual debe ser apreciado con prudencia o razonabilidad. De lo contrario, se llegaría al extremo de aceptar conexidad entre casi todos los productos y servicios, situación que no resulta acorde a la percepción del consumidor.

   12. En el caso de la solicitud de registro de la marca BETAPLUS (denominativa),

   los opositores Ricardo Coral Rasero y Yaneth Vargas Rueda no aportaron ninguna evidencia sobre la existencia de una similitud real entre los productos que agrupan las Clases 3 y 5. Adicionalmente, en los actos acusados sencillamente se afirma una hipotética relación que existiría entre algunos de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y los incluidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   13. No existe conexidad competitiva entre los productos de ambas Clases, pues es innegable que su naturaleza y propiedades son distintas, al igual que el modo y condiciones de comercialización en que se ofrecen al consumidor. La marca cuyo registro se denegó está dirigida a preparaciones distinguibles y específicas, constituyendo productos que difieren notablemente de los productos de aseo y limpieza, distinguidos por la marca que sirvió de fundamento para la denegatoria.

   14. Las marcas objeto del presente análisis pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que tal hecho tenga capacidad de generar confusión o riesgo de asociación, en primer lugar, con la marca opositora o con su titular, y en segundo lugar, frente al público consumidor.

   Argumentos de la contestación a la demanda.

   té •

   3 La SiC contestó la demanda manifestando que:

   15. En el caso concreto, al ser el signo BETAPLUS (denominativo) idéntico a la marca ya registrada BETAPLUS (denominativa) no tiene ninguna fuerza distintiva que le permita a los consumidores recordarlas de manera independiente.

   16. Es común encontrar que en un mismo almacén especializado se comercialicen productos farmacéuticos, productos higiénicos para medicina o desinfectantes, comprendidos en la Clase 5, y productos como jabones,

   cosméticos o dentífricos comprendidos en la Clase 3, así sucede en farmacias o pequeñas tiendas de barrio. Adicionalmente, en grandes almacenes, las góndolas donde se encuentran todos estos tipos de productos suelen ser cercanas.

   17. Existe relación de género entre productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por ejemplo, algunos productos farmacéuticos dermatológicos y cremas o lociones cosméticas, productos de higiene comprendidos en la Clase 3, y productos de higiene íntima comprendidos en la Clase 5, desodorantes de uso personal, comprendidos en la Clase 3 y desodorantes con destino diferente en la Clase 5, entre otros.

   18. En el caso concreto, existe una innegable relación entre los productos de la Clase 5 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues en su gran mayoría son productos químicos, para el uso y cuidado personal. En este sentido,

   aunque la marca solicitada no está en la misma Clase del nomenclátor que la marca registrada, sí pretende distinguir productos correlacionados con los de ésta, tanto que puede innegablemente llevar a confusión a los consumidores no solo frente a los productos en sí, sino también a su origen empresarial.

   Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado GYNOPHARM S.A. sociedad absorbida por LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. presentó contestación a la demanda señalando que:

   19. Es evidente que la marca BETAPLUS (denominativa) y la marca BETAPLEX (denominativa) comparten bastantes letras, que al momento de ser pronunciadas, se configura una evidente igualdad en los sonidos que produce cada signo, lo que lo hace confundible e induce a error al consumidor con relación a la marca registrada. Las expresiones BETAPLEX y BETAPLUS comparten casi las mismas letras, ubicadas en el mismo orden, por lo tanto,

   tienen la misma pronunciación gramatical y visualmente son idénticas,

   induciendo a los consumidores a error respecto de la procedencia empresarial.

   20. Es evidente que los signos BETAPLUS (denominativo) y BETAPLEX (denominativo) comparten algunas letras similares o idénticas, por lo tanto, el 4 consumidor las puede confundir o asociar directa o indirectamente, creyendo que los productos distinguidos por BETAPLUS (denominativa) son de Gynopharm S.A., hoy Laboratorios Synthesis S.A.S., pues la marca solicitada no cuenta con ningún elemento adicional que le de fuerza distintiva para ser susceptible de registro, toda vez que lo único que hace es cambiar la vocal E por la U en la última sílaba, y la consonante Z por la X, las cuales fonéticamente son muy similares, no teniendo entonces las marcas cotejadas nada diferente, pues sigue pronunciándose y viéndose igual, induciendo al público consumidor a pensar que el nuevo producto es el mismo o se encuentra asociado con los ofrecidos por Gynopharm S.A.

   21. En consecuencia, en el caso objeto de controversia, es evidente que la marca solicitada BETAPLUS (denominativa) genera un claro conflicto de intereses frente a la marca BETAPLEX...