PROCESO 162-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 162-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal b) y 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal a), 190, 191, 192 y 200 de la misma Decisión.

Marca: KEEP “IT SIMPLE GRASS” (denominativa).

Actor: sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

Proceso interno Nº 2007-00241.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal i), 136 literal b) y 145, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00241;

El auto de 23 de enero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: señor LUIS ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO.

1. Hechos.

   Los hechos narrados a continuación fueron extraídos de la solicitud enviada por el consultante, de las Resoluciones impugnadas y del escrito de demanda:

   1. El 3 de diciembre de 2001, el señor LUIS ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo KEEP IT SIMPLE GRASS (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta es la forma en la que el signo fue presentado y fue concedido de acuerdo a la Resolución Nº 11092 de 28 de mayo de 2004 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 516 de 30 de mayo de 2002. Contra dicha solicitud presentó oposición el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR sobre la base de su nombre y enseña comercial GAS y de la solicitud anterior del signo KEEP IT SIMPLE (nominativa) la cual fue concedida posteriormente.

      Posteriormente el señor Jamal Mustafa Bashir cedió los derechos sobre el nombre y enseña comercial GAS a la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

   3. Por Resolución Nº 11092 de 28 de mayo de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 33351 de 31 de diciembre de 2004, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 03017 de 12 de febrero de 2007, confirmó la Resolución Nº 11092. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

      Se observa en el expediente que:

      • En la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el juez consultante se manifiesta que el signo solicitado a registro es GRASS (denominativo).

      • En el escrito de demanda se indica que el signo solicitado a registro contiene “la expresión GRASS en letras características específicas en forma vertical y las palabras KEEP IT SIMPLE en letras blancas y la letra G en la parte inferior derecha dentro de una figura que asemeja un rectángulo de color azul, según modelo adjunto”.

      • En la consulta de antecedentes marcarios en la Página Web oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio consta que el signo fue solicitado como GRASS KEEP IT SIMPLE G (nominativa).

      En el informe del juez consultante como en la demanda constan los siguientes hechos:

      • Una vez presentada la solicitud, el 26 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos requirió al solicitante para que aclarara si la letra G formaba parte o no del conjunto marcario que pretendía registrar.

      • El 29 de enero de 2002, el señor LUIS ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO dio respuesta al requerimiento manifestando que la letra G sí formaba parte del conjunto marcario.

      • El 30 de mayo de 2002, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 516.

      • El 26 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos, notificó mediante fijación en lista el oficio Nº 01623, en el cual se dispuso:

      PRIMERO: Revocar el oficio No. 07858, notificado por fijación en lista de fecha 26 de Diciembre de 2001.

      SEGUNDO: Revocar la publicación de la marca efectuada en la Gaceta de Propiedad # 516 de fecha Mayo 30 de 2002.

      TERCERO: Requerir al solicitante para que dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, subsane las irregularidades a su solicitud, en un solo escrito, acreditando ante este Despacho el cumplimiento del requisito señalado en la parte motiva. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no contempla los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación (…)

      .

      • El 26 de mayo de 2003, el apoderado del señor LUIS ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO da respuesta al requerimiento aclarando que:

      (…) la marca en trámite de registro es una marca nominativa y no debe tenerse en cuenta ninguna figura adicional, únicamente hace parte de la marca la palabra GRASS y la expresión KEEP IT SIMPLE irá como explicativa por lo tanto no hace parte del conjunto que se pretende registrar

      .

      • Finalmente, por Resolución Nº 11092 de 28 de mayo de 2004, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo.

   6. La sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violaron los artículos 134, 135 literal i), 136 literal b) y 145 de la Decisión 486.

   2. Se violó el artículo 145 de la Decisión 486 ya que la solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial 516 y dicha publicación fue revocada en virtud a que la Superintendencia solicitó a la parte demandada que se subsanen irregularidades en la solicitud.

      A pesar de la petición de que la solicitud sea nuevamente publicada, la Superintendencia emitió Resolución negando la oposición y concediendo el registro.

   3. Se violaron los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 en virtud a que el signo solicitado “carece de la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca, teniendo en cuenta que ésta reproduce totalmente una marca previamente registrada”.

   4. La violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486 se debió a que su nombre y enseña comercial se encuentran debidamente protegidos en la legislación colombiana. La protección tanto del nombre comercial como de la enseña comercial es anterior a la solicitud del signo GRASS (nominativo) a favor del señor Luis Antonio Martínez Camacho. Agrega, además, que la Superintendencia tenía conocimiento del registro del nombre y de la enseña comercial.

   5. Entre la expresión GRASS y el nombre y enseña comercial GAS existen “similitudes de orden visual y ortográfico, fonético y conceptual, las cuales son los suficientemente determinantes para inducir al público consumidor a error o confusión”.

   6. La violación del artículo 135 literal j) de la Decisión 486 se dio ya que el “registro de la marca GRASS (…) permite que se engañe al público consumidor como a los medios comerciales sobre la procedencia de los productos ya que éstos creerán fácilmente que se trata de productos manufacturados, distribuidos etc. Por la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Entre el signo solicitado KEEP IT SIMPLE GRASS y el nombre y enseña comercial GAS “no existen semejanzas capaces de inducir al público a error, por lo que no está incurriendo en la causal de irregistrabilidd contemplada en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486”.

   3. Finalmente, la Superintendencia se refirió a la marca AXA.

4. Tercero interesado

   El señor Pedro Pablo Parra Duarte, curador Ad Litem del señor Luis Antonio Martínez Camacho, contestó a la demanda manifestando:

   1. De acuerdo a las normas comunitarias y nacionales se respetaron las “actuaciones procesales a las partes que estaban controvirtiendo en lo que tiene que ver con la marca comercial en lo referente a la letra G que mi representado aportó y demostró que no estaba vulnerando la marca de la parte actora, ni es motivo de confusión como la plantea la actora. Si fuera así la Superintendencia de Industria y Comercio hubiera requerido que retirara la marca de mi representado (…) porque estaría confundiendo y engañando a terceros de buena fe, sobre la naturaleza de la actividad comercial”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal i), 136 literal b) y 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal...