PROCESO 167-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 167-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN HIDRATO DE HIDROCLORURO”.

Actor: sociedad SMITHKLINE BEECHAM PLC.

Proceso interno N° 2006-00192.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2006-00192;

El auto de 20 de febrero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad SMITHKLINE BEECHMAN PLC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

1. Hechos

   1. El 19 de abril de 2000, la sociedad SMITHKLINE BEECHMAN PLC solicitó la patente de invención denominada “NUEVOS COMPUESTOS ANTIDIABÉTICOS CON BASE EN HIDRATO DE HIDROCLORURO”.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 517 de 27 de junio de 2002, al que no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución N° 24083 de 23 de septiembre de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente para la invención solicitada por considerar que las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo y la reivindicación 11 se refiere a un uso.

   Contra dicha Resolución la sociedad SMITHKLINE BEECHMAN PLC interpuso recurso de reposición.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma Superintendencia de Industria y Comercio, que por Resolución N° 2009 de 31 de enero de 2006, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda

   En su demanda, la sociedad SMITHKLINE BEECHMAN PLC manifestó:

   1. Que la solicitud de patente presentada reivindica la prioridad de la solicitud inglesa N° 9909041.7 de 20 de abril de 1999. A esta solicitud le correspondió la radicación número 000028933.

   En los hechos narra que la solicitud de patente fue negada debido a que existían las anterioridades D1, D2, D3, D4 y D5.

   2. Violación de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. Se violó el artículo 18 de la Decisión 486 ya que “La decisión de la negación cae en el error de confundir una descripción genérica de la posibilidad de obtener una sal de ácido CLORHÍDRICO del Compuesto I y la posibilidad de obtener hidratos del Compuesto I y sus sales, con el nivel de descripción requerido para destruir la novedad de una reivindicación de patente. En la técnica anterior no se divulga explícitamente el dihidrato específico de la sal de ácido clirhídrico del Compuesto I, ni nada que permita a la persona versada a hacer ese compuesto. La presente solicitud no intenta reivindicar todas las formas hidratadas de todas las sales de ácido clorhídrico del Compuesto I. Esta solicitud tiene que ver únicamente con el sorprendente hallazgo de una sal dihidrato la cual se identifica por la información provista por los diferentes tipos de espectro según la reivindicación 1; cada espectro puede proveer una ‘huella’ única mediante el dihidrato puede distinguirse de otros hidratos y sales del Compuesto I” (…). Nuestros argumentos se enfocan en la patentabilidad de la reivindicación 1. Si la reivindicación 1 es patentable, entonces creemos que las reivindicaciones de un proceso para hacer el compuesto y las composiciones que contienen el compuesto también deben ser patentables, ya que éstas implican la preparación o uso de un compuesto patentable”. Cita las anterioridades D1, D2 y D3 concluyendo que su patente es novedosa.

   4. Violación de los artículos 14, 16 y 19 de la Decisión 486 ya que “La nueva creación (…) tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial y por lo tanto debe otorgársele la protección establecida en la ley para las patentes”.

   5. La solicitud “no reivindica todos los hidratos no específicos sino solo el di-hidrato, el cual ha sido caracterizado en la solicitud. No se podría predecir que la sal de clorhidrato indicada produciría un dihidrato cristalino estable, rosiglitazona HCI-2H20 indicando procesos de fabricación industrial (…). Por lo tanto, el compuesto de esta invención no es obvio de la técnica anterior”.

   6. Violación del artículo 14 de la Decisión 486. Manifiesta que otras oficinas de registros de patentes han reconocido que la reivindicación 1 es novedosa.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda señalando que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se incurrió en violación del artículo 14 de la Decisión 486 (…)”.

   2. La solicitud de patente no cumple con “todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”.

   3. Las anterioridades existentes en el estado de la técnica “afectan el nivel de novedad y nivel inventivo”.

   4. Cita las Resoluciones impugnadas.

   5. El hecho de que en otros países la misma patente haya sido concedida “no es un argumento válido ni suficiente para otorgar a la solicitud controvertida el privilegio de la patente (…)”.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 19 de abril de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ésta es la norma aplicable al caso concreto. Por lo tanto, de acuerdo a la normativa comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

   Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Disposiciones Transitorias

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   .

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

   El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

   Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

   (…)

   Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

   Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos...