PROCESO 166-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 164-IP-2012

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a), b) y g), y 157 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00173. Actor: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. Marca: GREEN MINT SENSATIONS (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de febrero del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de enero de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., solicitó el 28 de junio de 2008 el registro como marca del signo mixto GREEN MINT SENSATIONS, para amparar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 598 de 31 de octubre de 2008, la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS presentó oposición con base en las siguientes marcas:

      • Marca denominativa BELMONT SENSATIONS, registrada en Colombia bajo el certificado No. 329938, para amparar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca denominativa BELMONT SENSACIONES, registrada en Colombia bajo el certificado No. 329939, para amparar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca denominativa EXPERIENCE SENSATIONS, registrada en Colombia bajo el certificado No. 368497, para amparar productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 26442 de 28 de mayo de 2009, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 38300 de 30 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 55596 de 29 de octubre de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles.

   2. Indica, que el elemento preponderante de la marca solicitada es SENSATIONS.

   3. Manifiesta, que la administración se equivoca al considerar que la palabra SENSATIONS o en español SENSACIONES, es descriptiva. No describen los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Agrega, que la palabra SENSATIONS se utiliza a título de marca, y no simplemente de manera informativa.

   5. Argumenta, que el elemento preponderante de su marca EXPERIENCE SENSATIONS es la palabra SENSATIONS, y que es sobre este elemento que debe basarse el examen de registrabilidad.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

      • Indica, que la palabra SENSATIONS es evocativa y que la palabra MINT describe el sabor o la sensación a menta del producto.

      • Afirma, que en los signos en conflicto hay palabras genéricas que deben ser excluidas del cotejo marcario.

      • Agrega, que el elemento que sobresale es la palabra GREEN.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles.

      • Afirma, que la palabra relevante en el signo solicitado es GREEN.

      • Agrega, que el signo solicitado es una unidad que no se debe descomponer. Es una combinación de elementos, de conformidad con el literal g) del artículo 134 de la Decisión 486.

      • Indica, que los términos MINT y SENSATIONS tienen una función explicativa.

      • Arguye, que las palabras SENSACIONES o SENSATIONS, son términos usualmente usados en el campo de las marcas de cigarrillos. Son descriptivas en la conformación de marcas evocativas.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretará la norma solicitada. Además se interpretarán, de oficio, las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g), y 157 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 157

Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos

.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.

4. Palabras de uso común, descriptivas y genéricas en la conformación de signos marcarios. La marca débil.

5. Palabras en idioma extranjero en la conformación de signos marcarios.

6. Los signos evocativos. La marca débil.

7. Elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto GREEN MINT SENSATIONS. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de...