PROCESO 170-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 170-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 137 y 150 de la misma Decisión.

Marca: BRISTOL-VIDEX EC (mixta).

Actor: sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.

Proceso interno Nº 2005-00203.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135 literal b), 136 literales a) y h) y 259 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-00203.

El auto de 6 de febrero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad BRYSTOL-MYERS SQUIBB COMPANY.

1. Hechos.

   1. El 29 de octubre de 2003, la sociedad BRYSTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BRISTOL-VIDEX EC (mixto), para distinguir productos farmacéuticos y medicamentos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 535 de 30 de diciembre de 2003. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 10537 de 27 de mayo de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado.

   4. La sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Violación del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado BRISTOL-VIDEX EC (mixto) y la marca registrada VIREX son confundibles. Así lo reconoció la Superintendencia en otros pronunciamientos respecto a los mismos signos. Agrega que el signo solicitado es reproducción de su signo.

   2. Se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 en virtud a que el signo solicitado carece de distintividad.

   3. La Resolución impugnada “carece de motivación profunda y salta a la vista la falta de análisis y estudio (…)”.

   4. Los signos en conflicto “son visualmente confundibles, al ser VIDEX, en la marca viciada de nulidad, la parte relevante del signo, palabra que el consumidor tiene en cuenta y retiene en su memoria confundiéndola con la marca VIREX, cuya posición en el mercado es relevante y que identifica un medicamento de la misma línea farmacéutica que la marca concedida negligentemente BRISTOL-VIDEX EC”.

   5. De igual manera, entre los signos en conflicto se produce una confusión auditiva ya que “VIREX y VIDEX suenan y se ven similares”.

   6. Finalmente, dice que se violó el artículo 259 literales a) y b) de la Decisión 486 ya que “Es claro que la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, es una conducta de mala fe por parte de la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, que está encaminada a desviar a toda costa la clientela, y es un hecho manifiesto de aprovechamiento del prestigio y posición del que goza el producto VIREX, comercializado por mi representada”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. El signo solicitado “a contario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

   3. Entre los signos en conflicto “existen elementos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

   4. La Superintendencia “sí efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad (…)”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad BRYSTOL-MYERS SQUIBB COMPANY tercero interesado en el proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

   1. Los signos en conflicto han coexistido de forma pacífica en el mercado.

   2. El signo solicitado BRISTOL-VIDEX EC (mixto) constituye una derivación de su marca registrada BRISTOL VIDEX. Por lo que “no existe sustento legal para que la Superintendencia de Industria y Comercio negara el registro de la marca BRISTOL VIDEX EC (Mixta) (…)”.

   3. Entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión. Especialmente desde el punto de vista visual y ortográfico, fonético y conceptual o ideológico.

   4. La marca VIREX “es utilizada para identificar un ungüento dirigido al tratamiento de herpes viral. De otro lado, el producto BRISTOL VIDEX EC es utilizado en el mercado para identificar un producto especializado para el tratamiento del VIH, bajo prescripción y estricto control médico”.

   5. Sobre la violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 “la demanda carece de concepto de violación sobre esta norma (…) y aún así carece también de pruebas que sustenten la presunta notoriedad del signo VIREX (…)”.

   6. El signo solicitado a registro es distintivo.

   7. Finalmente, afirma que el signo BRISTOL-VODEX EC “no fue solicitado de mala fe, ni mucho menos con el fin de engañar a autoridades sanitarias ni al público consumidor”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 135 literal b), 136 literales a) y h) y 259 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BRISTOL-VIDEX EC (mixto), fue el 29 de octubre de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 259 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 137 y 150 de la Decisión de la Decisión 486 y no se interpretará el artículo 136 literal h) ni el artículo 259 literal b) por no ser aplicables al caso concreto; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

      (…)

      Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

      (…)

      b) carezcan de distintividad;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

      a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

      (…)

      Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

      (…)

      Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en...