PROCESO 163-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 163-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Caso: Cancelación por falta de uso de una marca SPLENDID (mixta).

Actor: sociedad COLOMBINA S.A.

Proceso interno Nº 2009-00447.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136, 154, 155, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00447;

El auto de 6 de febrero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

  1. Partes en el proceso interno

    Demandante: sociedad COLOMBINA S.A.

    Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

    Tercero interesado: sociedad McNEIL PPC INC.

  2. Hechos.

    1. El 2 de octubre de 2006, la sociedad Mc NEIL-PPC, INC presentó solicitud de cancelación total y en subsidio parcial por falta de uso de la marca SPLENDID (mixta) registrada a favor de la sociedad COLOMBINA S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

    2. Por Resolución Nº 28226 de 31 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por no uso de la marca SPLENDID (mixta) y canceló parcialmente el registro de la marca.

      La Resolución excluyó de la cobertura del signo SPLENDID (mixto) los siguientes productos: “Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

      En consecuencia, la cobertura de la marca SPLENDID (mixta) quedó limitada para: “Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería”.

      Contra dicha Resolución la sociedad Mc NEIL-PPC, INC y la sociedad COLOMBINA S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

    3. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2693 de 31 de enero de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

    4. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 10982 de 9 de marzo de 2009, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 28226. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

  3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

    La sociedad COLOMBINA S.A., en su escrito de demanda argumentó:

    1. Cita los artículos 165, 167 y 168 de la Decisión 486.

    2. “Violación al libre y normal desarrollo económico de Colombina S.A.” pues dicha empresa en cualquier momento podría incluir en su negocio la producción de “azúcar, endulzadores de bajas calorías derivadas del azúcar o sustitutos del azúcar”. Por lo tanto, “la cancelación parcial del Registro No. 192208 está limitando injustamente los derechos del libre desarrollo empresarial y la iniciativa privada de Colombina S.A.”.

    3. Entre los productos que distingue el signo SPLENDID (mixto) cuya cancelación se persigue y el signo SPLENDA registrado a favor de la sociedad McNEIL PPC INC. existe conexión competitiva.

    4. Agrega “es claro que entre los productos utilizados y aquellos que se pretende cancelar se presenta una situación de complementariedad, razón por la cual se incrementa la conexidad competitiva existente entre los mismos. Es así que de conformidad con la encuesta realizada el público consumidor fácilmente concluye que tanto la marca SPLENDID como SPLENDA pueden identificar de forma simultánea, no excluyente productos como ‘harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería’ y ‘azúcar, productos endulzadores de bajas calorías derivados del azúcar o sustitutivos del azúcar’.

    5. Si un consumidor se encuentra con los productos que distingue SPLENDID y con los que distingue SPLENDA “no tendría los elementos de diferenciación suficientes, debido a la naturaleza de los productos para entender que tienen un origen empresarial diferente”. Y que, los consumidores a los que van dirigidos los productos son los mismos consumidores finales.

    6. Cita jurisprudencia peruana.

    7. Finalmente, como conclusiones manifiesta “Los productos sobre los cuales recae la cancelación parcial son conexos (…). Colombina S.A. tiene la capacidad real de expandir su línea de negocios para producir ‘azúcar y edulcorante’. No se puede imponer a Colombina S.A. una sanción injusta cuando ha demostrado claramente el uso de su marca SPLENDID (mixta) así como la posibilidad real de expandir el marco de sus negocios bajo el amparo del ejercicio de la libertad económica empresarial”.

  4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

    La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

    1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en los artículos 166 y siguientes de la Decisión 486 (…)”.

    2. La Superintendencia “no violó la norma andina que regula el tema de la cancelación del registro de marca por no uso (…). En efecto se presentaron los presupuestos que la norma contiene para efectos de proceder a la aplicabilidad de la misma”.

    3. Como se ha manifestado “no se encuentran pruebas dentro del expediente que acrediten lo contrario, el titular de la marca, sin motivo justificado, no hizo uso de ella en el período comprendido dentro de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la actuación de cancelación”.

  5. Tercero interesado.

    La sociedad Mc NEIL-PPC, INC. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda bajo los siguientes argumentos:

    1. “(…) no se probó que el uso de la marca SPLENDID (mixta) en la clase 30 de la Clasificación Internacional hubiera sido de acuerdo con las exigencias legales”.

    2. Sobre la supuesta violación al libre y normal desarrollo económico de Colombina S.A. “A la sociedad Colombina S.A. no se le está mermando su capacidad productiva (…)”. Agrega “La sociedad Colombina S.A., no probó haber producido ni probó que produce, de acuerdo con las exigencias de la ley y el mercado, productos de la clase 30 y ni por consiguiente “productos endulzadores de bajas calorías derivadas del azúcar o sustitutos del azúcar”.

    3. La conexión competitiva no es un tema objeto de debate ya que el proceso tiene que ver con que “COLOMBINA S.A. tuviera oportunidad de probar el uso efectivo de la marca en productos determinados de manera lícita, legal y posible, cosa que no pudo hacer, por no estar usando la marca en la forma prevista por ley”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 136, 154, 155, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación...

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