PROCESO 436-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 436-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 Y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 229 literal b), solicitada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Caso: Cancelación de la marca BIOGEN (denominativa). Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A. Proceso interno: 2013-00063-

OO.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2796, de 26 de agosto de 2015, recibido correo electrónico el 27 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia,

solicitó interpretación prejudicial relativa a los artículos 136, 165, 166, 167,

224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

dentro del proceso interno 2013-00063-00.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante: LABORATORIOS BIOGEN COLOMBIA S.A.

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   Tercero interesado:

   República de Colombia.

   PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.

   Hechos.

   1. El 27 de septiembre de 2010, la sociedad PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca BIOGEN (denominativa), certificado 166038, registrada a favor de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El 1 de marzo de 2011, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. dio contestación a la solicitud de la cancelación presentada.

   3. Por Resolución 54785 de 30 de septiembre de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió cancelar por falta de uso la marca BIOGEN (denominativa).

   4. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. Mediante Resolución 10677 de 28 de febrero de 2012, al resolver el recurso de reposición, la misma Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución impugnada.

   6. Mediante Resolución 49781 de 23 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,

   decidió confirmar la Resolución 54785.

   7. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. pretende obtener la nulidad de las Resoluciones 54785, 10677 Y 49781.

   8. Por providencia de 18 de febrero de 2014, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera suspendió el proceso y solicitó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la interpretación prejudicial correspondiente.

   Argumentos de la demanda.

   LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

   9. La marca BIOGEN (denominativa) ha sido usada constantemente en los términos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486.

   2 ." '_J _, ....., ,;~ •• ~ '.' '. ".,;.; •••.01·.·, \.•.•'., ' -......1__ o ., • '.. • ••• , ••

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   ..; '_ (denominativa) para distinguir productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   11. Manifiesta que produce más de 100 medicamentos con más de 200 presentaciones, especialmente vitaminas y minerales para uso veterinario.

   12. La marca BIOGEN (denominativa) es notoriamente conocida dentro de los productos veterinarios.

   Argumentos de la contestación a la demanda.

   La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

   13. Quedó demostrado que el accionante, pretendiendo demostrar el uso de la marca BIOGEN (denominativa), aportó pruebas que correspondían a denominaciones diferentes como VITABION-V, VITAMINA A, VITAWELL y FOSFOBIOGEN que identifican productos de la Clase 5 y no de la Clase 31.

   Por lo tanto, no existen elementos que acrediten el uso de la marca BIOGEN (denominativa) para productos de la Clase 31.

   Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

   PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. presentó contestación a la demanda señalando que:

   14. El signo BIOGEN (denominativo) no ha sido usado en los términos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486.

   15. La actora demostró el uso de los productos VITABION-V, VITAMINA A,

   VITAWELL y FOSFOBIOGEN que distinguen vitaminas y minerales de uso veterinario, los cuales se encuentran en la Clase 5 y no en la Clase 31.

   16. El objeto del debate no consiste en cuestionar el valor nutricional de las vitaminas y minerales en general, ni de los productos antes mencionados de Laboratorios Biogen Colombia S.A. sino en que si los productos utilizados como medicamentos para tratar la deficiencia de vitaminas y minerales, se encuentran clasificados o no en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

   1. Que, los artículos 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico 3 i)

   Creación del Triounal de Justicia de la Comunidad Andina;

   2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

   3. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

   Solicitados: 136, 165, 166, 167, 224 Y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 136, 224 Y 225 de la misma normativa. Procede la interpretación de los artículos 165, 166 Y 167 de la citada norma". De oficio, se interpretará el artículo 229 literal b) de la misma Declsión-,

2. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

   "Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

   No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

   Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

   El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito".

   "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

   También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

   El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

   "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

   El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".

   "Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

   (...)

   2. no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;

   (...)" .

   4 .-,-, , .

   ......, ........• ,....

   procedimiento.

   2. De la prueba del uso de la marca.

   3. Cancelación por falta de uso de una marca notoriamente conocida.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

   1. DE LA CANCELACiÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO Y SU PROCEDIMIENTO.

   1. En el presente caso, PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca BIOGEN (denominativa) registrada a favor de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto precedentemente.

   2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente'.

   3. Los criterios emitidos en la presente...