PROCESO 071-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 071-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 21, 22, 23, 27 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: Smithkline Beecham Corporation (Estados Unidos de América). Patente de Invención: “Composición de un sensibilizador de insulina”. Expediente Interno: Nº 593-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 137-2008-SCS-CS, de 05 de mayo de 2008, recibido en este Tribunal el 14 de mayo de 2008, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 593-2008.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes:

   La parte demandante es: Smithkline Beecham Corporation, de Estados Unidos de América.

   La parte demandada es: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   Del expediente remitido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y Social de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos.

   1. Los hechos:

      El 12 de noviembre de 1999, Smithkline Beecham Corporation reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud Nº 9824893.3, presentada el 12 de noviembre de 1998 en Inglaterra, solicitó patente de invención para NUEVO MÉTODO DE TRATAMIENTO, cuyos inventores son Lisa Benincosa y William Jusko.

      El 16 de octubre de 2000, día en que se otorgó la orden de aviso, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (OIN) solicitó modificar la denominación de la patente solicitada tomando en cuenta la información proporcionada en el documento técnico donde se menciona que la invención se relaciona con el tratamiento de la diabetes mediante la administración de una composición de sensibilizador de insulina, modificándose en ese sentido, el título de la invención a “COMPOSICIÓN DE UN SENSIBILIZADOR DE INSULINA”, ya que el indicado por la solicitante “NUEVO MÉTODO DE TRATAMIENTO”, no es considerado adecuado por ser general.

      El 24 de septiembre de 2003, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico Nº WI.48.03, señalando lo siguiente:

      - La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que cumple con el requisito establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - Las reivindicaciones 1 a 16 y 21 definen la materia para la cual se solicita la protección; son claras y concisas y están sustentadas por la descripción; por lo tanto, cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - No obstante lo anterior, en la reivindicación 16, la frase “(…) cuya composición está adaptada para proporcionar una concentración plasmática del sensibilizador de insulina de al menos una concentración plasmática umbral del sensibilizador de insulina (…)” se refiere a las características de la actividad de dicha composición, más no a los componentes de la misma, por lo que dicha frase debe ser retirada.

      - Las reivindicaciones 17 a 20 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - Las reivindicaciones 1 a 15 y 21 se encuentran dentro de los alcances del artículo 20 inciso d) de la Decisión 486, al definir un método terapéutico.

      - La reivindicación 16 no cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

      El 03 de febrero de 2004, Smithkline Beecham Corporation dio respuesta al Informe Técnico Nº WI.48.03.

      El 23 de marzo de 2004, el examinador de patentes emitió el segundo Informe Técnico Nº WI.48.03.A, en el que concluyó lo siguiente:

      - Las reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el requisito de novedad del artículo 16 de la Decisión 486, pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de la misma Decisión 486.

      - La reivindicación 9 no es patentable según el artículo 14 de la Decisión 486, al definir un uso.

      El 27 de julio de 2004, mediante Resolución Nº 0970-2004/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías (OIN) denegó la patente de invención solicitada, al considerar carencia dentro del nivel inventivo exigido por el artículo 18 de la Decisión 486. Asimismo, señaló que la reivindicación 9 no es patentable por estar referida a un uso, por lo que no es posible acceder a la protección legal solicitada.

      El 06 de septiembre de 2004, Smithkline Beecham Corporation interpuso recurso de apelación, argumentando que sí existe un nivel inventivo suficiente para poder otorgar la patente solicitada.

      El 15 de febrero de 2005, mediante Resolución Nº 0134-2005/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI resolvió confirmar la resolución de primera instancia, denegando así la solicitud de patente de invención COMPOSICIÓN DE UN SENSIBILIZADOR DE INSULINA, argumentando falta de requisito de claridad, novedad y nivel inventivo requeridos por la Ley.

      Posteriormente, el solicitante interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efectos de que se declare la nulidad total de la Resolución Nº 0134-2005/TPI-INDECOPI, emitida por el Tribunal del INDECOPI, la misma que denegó la patente de invención COMPOSICIÓN DE UN SENSIBILIZADOR DE INSULINA.

      Mediante Resolución Nº 08, la Sala Permanente en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda interpuesta, considerando que la patente en cuestión carecía de nivel inventivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      Finalmente, la empresa solicitante interpuso un recurso de casación que fue declarado procedente por la causal relativa a la interpretación errónea del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por resolución de 14 de abril de 2008, se dispuso la suspensión del proceso hasta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remita la interpretación prejudicial correspondiente.

   2. Fundamentos de la demanda:

      La solicitante Smithkline Beecham Corporation considera que, todas las instancias administrativas incurren en error al señalar que las reivindicaciones de la invención carecen del requisito de novedad, así como, de nivel inventivo en base a los siguientes argumentos:

      - Las reivindicaciones de la invención están relacionadas con una composición farmacéutica de liberación modificada y han sido adoptadas para proporcionar una concentración discreta del nivel plasmático del compuesto I a lo largo de un período sostenible en el tiempo.

      - La invención representa la revelación de un nuevo principio técnico, por ejemplo, la entrega de una dosis diaria del Compuesto I, utilizando ciertas composiciones liberadas modificadas.

      - En ese sentido, una reivindicación de cualquier composición que permite la obtención del resultado técnico deseado es considerado como justiciable.

      - Por tanto, el nivel inventivo que involucra la presente invención es la provisión de un método adecuado para determinar el nivel óptimo de concentración plasmática, al cual el agente antidiabético (Compuesto I) puede ser administrado. Esto permite optimizar el régimen de dosis administrado para el agente antidiabético para un nivel de intervalo de dosis.

      - La composición farmacéutica de liberación modificada puede ser formulada, de acuerdo a la invención solicitada, para liberar el agente antidiabético al umbral del nivel de concentración plasmática deseada, para proporcionar un efecto terapéutico beneficioso a lo largo de un período de tiempo sostenible.

      - Ninguno de los documentos D1 a D6 que se mencionan en el Informe Técnico hacen referencia a un nivel de concentración plasmática del Compuesto I en particular, ni tampoco hacen mención a una concentración plasmática particular con efectos terapéuticos beneficiosos que puede ser obtenido en la formulación de una composición de liberación modificada, por lo que queda demostrado que la invención cumple con el requisito de nivel inventivo y novedad.

   3. Fundamentos del demandado:

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) manifiesta que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger mediante la patente, razón por la cual deben ser claras y concisas, además de cumplir con el requisito de altura inventiva.

      Añade que, en el procedimiento administrativo iniciado por la actora referido a su solicitud de patente denominada COMPOSICIÓN DE UN SENSIBILIZADOR DE INSULINA, no cumplía con el requisito de altura inventiva, por lo que no procedía acceder a su patentamiento, razones por las cuales las resoluciones recurridas se encuentran arregladas a Ley.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal.

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas...