PROCESO 085-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 085-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d) y e) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA.

Marca: “MR. FISH”.

Expediente Interno N° 2567-LE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de agosto del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, con intervención de su Presidente doctor Marco Idrobo Arciniega.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de agosto de 2008.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA

   La parte demandada la constituyen: LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA, y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

2. Acto demandado

   La sociedad PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA, impugnó la resolución administrativa No. 017496, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 31 de enero de 1996, a través de la cual se resolvió rechazar la solicitud de registro del signo “MR. FISH” para proteger productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 12 de enero de 1995, la sociedad PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA presentó la solicitud de registro como marca del signo “MR. FISH”, para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 29, renunciando expresamente a los derechos de exclusividad sobre la palabra FISH individualmente considerada pero no en el conjunto que forma con la denominación solicitada a registro.

2. A través de la Resolución No. 017496 de 31 de enero de 1996, notificada el 7 de febrero de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la solicitud de registro como marca de producto al signo “MR. FISH”.

3. La sociedad PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA presentó demanda contencioso administrativa en contra del acto administrativo mencionado en el numeral anterior.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA, a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “La ligereza en la redacción de la resolución (…), se distingue claramente cuando dice que el término MR. FISH es utilizado por el sector empresarial para identificar los SERVICIOS comprendidos en la Clase Internacional No. 29, la cual no protege servicios sino productos”.

   - “De la simple lectura de los dos literales mencionados, del Art. 82, se desprende que la marca solicitada MR. FISH, no contraviene dichas disposiciones. En primer lugar, no consiste exclusivamente en un signo que designe las calidad o cualquier otro aspecto característico de los productos que pretende proteger. (…) La denominación solicitada es novedosa; ya que si bien la palabra FISH significa en el idioma Inglés pescado, hay un elemento que singulariza al signo distintivo, y éste es la palabra “MR.”; así lo ha considerado la autoridad administrativa ecuatoriana, al conceder en varias ocasiones el registro a favor de mi mandante de marcas como MR. POLLO, MR. PAVO, MR. CHANCHO, etc. (…) La marca MR. FISH es un signo totalmente perceptible, es distinto de cualquier otro registrado o solicitado con anterioridad, a tal punto que no existieron observaciones de terceros, y es perfectamente representable gráficamente, por lo que cumple con todos los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley”.

   - “(…) PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA ya ha registrado y es el titular de los derechos exclusivos en el Ecuador y en el Pacto Andino de varias marcas que incluyen el término MR. o MISTER, a un punto tal que la mayoría de la gente los identifica y reconoce como provenientes o de propiedad de PROCESADORA NACIONAL DE AVES C.A. PRONACA. En ningún caso dichos registros recibieron observaciones u oposiciones de eventuales terceros perjudicados, ni tampoco fueron marcas rechazadas de oficio, por supuestas contravenciones a la Ley que regula esta materia”.

   - “La resolución que se impugna (…), tiene una pseudo fundamentación legal que únicamente demuestra un escaso estudio del tema y plena ligereza en su texto. No observa el hecho de que la denominación MR. FISH no es una denominación genérica o descriptiva para referirse a los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 29, o a las características de éstos”.

   c) Contestaciones a la demanda

   El Ministerio de Industrias Comercio, Integración y Pesca, al contestar la demanda, opone las siguientes excepciones: 1) Acumulación de autos, 2) Legalidad y validez de la Resolución impugnada, 3) Negativa de los fundamentos de la demanda, y, 4) Interpretación prejudicial previa.

   La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, contesta a la demanda y opone las siguientes excepciones: 1) Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; y, 2) Legalidad y validez de la resolución impugnada.

   El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente: “El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente, por lo tanto corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio”.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de agosto de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas

   La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “MR. FISH” fue presentada el 12 de enero de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente limitar la interpretación del artículo 82 a los literales a), d) y e).

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán...