PROCESO 172-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 172-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Patente de invención: “MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”. Expediente Interno: Nº 2005-00008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2410, de 23 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 03 de diciembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00008.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: NORTON COMPANY.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 22 de julio de 1997, la sociedad NORTON COMPANY presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente para la invención denominada “MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”.

      – Dicha solicitud de patente fue radicada bajo el Expediente Nº 97041957 y en ella se reivindicó la prioridad de la solicitud de la patente Nº 08/687.816 en Estados Unidos de América, de fecha 26 de julio de 1996.

      – La prioridad norteamericana se invocó conforme a las disposiciones del artículo 12 de la Decisión 344.

      – El 29 de agosto de 1997, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones puso en conocimiento del solicitante, el resultado del primer EXAMEN DE FORMA en los aspectos técnico y jurídico y le otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles para formular sus observaciones o completar o aclarar los antecedentes ahí señalados.

      – La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 498, de 27 de noviembre de 2000, y contra ella no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

      – Mediante Oficio Nº 17238 se notificó al solicitante, el resultado del EXAMEN DE PATENTABILIDAD efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones. En este examen se consideró que los requisitos de patentabilidad de la solicitud se podrían ver AFECTADOS y se otorgó al solicitante un plazo de sesenta (60) días para presentar una respuesta, concerniente a las objeciones del Superintendente de Industria y Comercio.

      – Mediante Resolución Nº 29818, del 22 de octubre de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio decidió denegar el privilegio de patente de invención a la creación, aduciendo que no poseía nivel inventivo.

      – Mediante memorial radicado el 11 de diciembre de 2003, NORTON COMPANY interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 29818 de 2003, solicitando que la misma fuera revocada íntegramente y en su lugar, se otorgara la respectiva patente.

      – Mediante Resolución Nº 16149, del 19 de julio de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto y no accedió a la concesión del privilegio de patente solicitada.

      – La anterior Resolución fue notificada el 29 de julio de 2004, con lo cual sobrevino el agotamiento de la vía gubernativa de manera desfavorable para el peticionario de la solicitud de patente de invención.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad NORTON COMPANY manifestó lo siguiente:

      – “Los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 resultaron violados por falta de aplicación, toda vez que la invención solicitada por mi representada reúne las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, entre ellas el nivel inventivo, razón por la cual, la misma, no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente de patentes ya existentes, ni de conocimiento generales”.

      – “Al momento de expedir las Resoluciones Nº 29818 de 2003 y Nº 16149 de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio no tuvo en cuenta todos los elementos técnicos contenidos en la patente y aportados por mi representada para realizar una evaluación acertada del nivel inventivo de la solicitud de patente en referencia. Por lo tanto, se demuestra que el objeto de la invención cuya patente pretende mi representada, no se deriva de manera obvia de conocimientos anteriores”.

      – “El procedimiento objeto de la solicitud denegada a NORTON COMPANY cumple con los requisitos señalados en el artículo 14 de la Decisión 486, para que se le otorgue el privilegio de patente de invención y tiene el nivel inventivo exigido por el artículo 18 ibídem, lo cual evidencia la violación de estas disposiciones en los actos objeto de esta demanda de nulidad”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), contestó la demanda señalando lo siguiente:

      – “Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente 98.057733, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”.

      – “Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante y obrante dentro del expediente 97041597 adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”.

      – “Tampoco le asiste la razón a la parte demandante sobre la pretendida violación del artículo 18 de la Decisión 486. Ahora bien, de conformidad con el artículo 16 de la norma comunitaria, el estado de la técnica comprende “todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente al objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de patente fue presentada el día 22 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344. Por lo tanto, este Tribunal procederá a interpretar -de oficio- los artículos 1, 2, 4 y 12 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 1

   Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   Artículo 2

   Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

   El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

   Sólo para el efecto de la...