PROCESO 175-IP-2012
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 175-IP-2012
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. Marca: “TAGRA” (denominativa). Expediente Interno: Nº 17802-2002-9158-JCS.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador.
VISTOS:
Mediante Oficio Nº 2308-TDCA-2S, de 12 de diciembre de 2012, recibido en este Tribunal el 12 de diciembre de 2012, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 17802-2002-9158-JCS.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Partes en el proceso interno:
Demandante: PFIZER PRODUCTS INC.
Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, de la República del Ecuador.
Tercero interesado: LABORATORIOS ROWE C. POR A.
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Determinación de los hechos relevantes:
– El 11 de octubre del 2000, LABORATORIOS ROWE C. POR A. solicitó el registro de la marca TAGRA (denominativa) para distinguir “productos vía oral, parental y rectal” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
– La actora PFIZER PRODUCTS INC. presenta oposición en contra de dicha solicitud de registro, en base a que tiene registradas en el Ecuador las marcas notoriamente conocidas VIAGRA, inscrita con el Nº 3675-97, el 10 de noviembre de 1997 y VIAGRA Y DISEÑO, inscrita con el Nº 1595-99, el 9 de agosto de 1999, para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
– Mediante Resolución Nº 979360, de 19 de septiembre de 2001, el IEPI declara infundada la oposición y procede al registro del signo solicitado.
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Fundamentos de la demanda:
La demandante PFIZER PRODUCTS INC. ha manifestado lo siguiente:
– El signo solicitado TAGRA (denominativo) es confundible con las marcas notorias VIAGRA, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– Alega el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado TAGRA (denominativo) resulta ser un signo engañoso, “ya que se va a confundir por la utilización de la marca TAGRA, creyendo que los productos provienen, están relacionados o son una extensión de los productos protegidos por la marca VIAGRA de PFIZER PRODUCTS INC”.
– De otro lado, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, es importante destacar que, cuando se analiza el riesgo de confusión entre marcas que protegen productos de uso farmacéutico, es necesario realizar un examen más riguroso que cuando se trata de otros productos.
– Resulta evidente que LABORATORIOS ROWE C. POR A. intenta aprovecharse de la fuerza distintiva y del valor comercial que la marca VIAGRA representa en el mercado, al pretender registrar sus productos con la marca TAGRA, de indiscutible identidad y semejanza con la marca de propiedad de PFIZER PRODUCTS INC.
– La marca VIAGRA de propiedad de mi mandante es famosa y notoriamente conocida, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria.
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Fundamentos de la contestación a la demanda:
El Presidente del IEPI contesta la demanda alegando lo siguiente: “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. Ratifico la Resolución Nº 979360, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación (…)”.
El Director Nacional de Propiedad Industrial defiende la legalidad de los actos administrativos, toda vez que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. El signo solicitado cumple con todos los requisitos para su registro.
El Procurador General del Estado señaló que: Le corresponde al IEPI comparecer en este tipo de juicios.
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Fundamentos de tercero interesado
El tercero interesado LABORATORIOS ROWE C. POR A. manifestó lo siguiente: Defiende la legalidad de la resolución administrativa que declaró infundada la observación de la actora, y que otorga debidamente a su favor el registro del signo solicitado TAGRA (denominativo).
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
El Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 134, 135 literales a), b) e i) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486. En el presente caso, el 11 de octubre del 2000, LABORATORIOS ROWE C. POR A. solicitó el registro de la marca TAGRA (denominativa), en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la norma aplicable. En consecuencia, este Tribunal interpretará, de oficio, los siguientes artículos: 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
(…)
DECISIÓN 344
Artículo 81
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…)
Artículo 83
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
Artículo 84
Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
(…)
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DECISIÓN 486
PRIMERA
Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.
(…)”.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
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LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la...
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