PROCESO 154-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 154-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión.

Marca: CONTROL GEL (mixta).

Actor: sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

Proceso interno Nº 2007-00205.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte del mes de enero del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00205.

El auto de 16 de enero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad CONTROL PLUS LTDA.

1. Hechos.

   1. El 31 de octubre de 2005, la sociedad CONTROL PLUS LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CONTROL GEL (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente “Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 558 de 30 de noviembre de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. sobre la base de su marca CONTROLEX (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 05 y de la solicitud de registro del signo CONTROL-EX, también para la Clase 05.

   3. Por Resolución Nº 20432 de 31 de julio de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 1133 de 26 de enero de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 6063 de 28 de febrero de 2007, confirmó, también, la Resolución Nº 20432. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Que se violaron los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486.

   2. Que, la velocidad en la pronunciación de los signos en conflicto hace que éstos se confundan, inclusive con una vocalización adecuada se puede generar confusión y error en el público consumidor.

   3. Al referirse al aspecto gráfico, se debe tomar en cuenta “que los médicos por regla general, tienen una grafología de muy difícil comprensión y los expendedores interpretan por regla general las primeras y las últimas letras en la fórmula (…)”.

   4. Que “las dos expresiones (…) si son exageradamente confundibles y sin hacer un mayor esfuerzo”.

   5. Recalca que se destaca la confundibilidad gráfica y fonética entre los signos en conflicto, “lo que conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de las personas (…) La convivencia entre las marcas CONTROLGEL y CONTROLEX puede conllevar un gran riesgo para la salud y vida de los consumidores”.

   6. Finalmente, “se desconoce el esfuerzo y la inversión a la marca CONTROLEX por parte de mi poderdante (…) pues en caso de generarse cualquier desenlace afectaría gravemente el posicionamiento de la marca CONTROLEX, si la marca CONTROLGEL, llegara a ser usada en otro principio activo o bien el mismo principio activo generaría competencia desleal por parte de la sociedad CONTROL PLUS S.A.”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. El signo solicitado “CONTROL GEL cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘CONTROLES’, ‘CONTROL EX’ (registradas) frente a ‘CONTROL GEL’ (solicitada) no presentan similitudes entre las mismas, tal como se analiza en el presente escrito.

   3. “(…) efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas (…) no arroja confusión; pues si bien el signo solicitado reproduce la palabra CONTROL, esta es una palabra comúnmente usada en productos de la clase 5 de la nomenclatura vigente, por lo cual no es apropiable por un solo empresario, ya que los demás la requerirán para dar una indicación o evocar una propiedad de sus productos”.

   4. Por lo que “el cotejo marcario debe realizarse en los elementos adicionales que conforman las marcas como son ‘GEL’ ‘EX’ y ‘EX’, por lo que en conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido al ser visualizados desde el punto de vista gráfico y pronunciados desde el punto de vista fonético, son percibidos de diferente manera”.

4. Tercero interesado

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado sociedad CONTROL PLUS S.A.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CONTROL GEL (mixto), fue el 31 de octubre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretará el artículo 134 literales a) y b). No se interpretará el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   .

   1. La marca y los requisitos para su registro.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

      Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien...