PROCESO 173-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 173-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: STRIDES CELLPARIN (mixta).

Actor: sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Proceso interno Nº 2010-00015.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2010-00015;

El auto de 14 de marzo de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

1. Hechos.

   1. El 11 de diciembre de 2007, la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo STRIDES CELLPARIN (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 589 de 29 de febrero de 2008. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. sobre la base de su marca TRIDEX (mixta) registrada para distinguir productos de las Clases 3 y 5 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 35822 de 26 de septiembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 40930 de 27 de octubre de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 47785 de 25 de noviembre de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 35822. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha incurrido en violación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486. La violación del artículo 150 se debió a que “no se realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración (…)” por lo que las Resoluciones acusadas son “actos ilegales por falsa motivación (…)”.

   2. La violación del artículo 136 literal a) se debió a que el signo solicitado STRIDES CELLPARIN (mixto) “es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretende desviar su semejanza agregando la denominación CELLPARIN”.

   3. Agrega que “la denominación (apellido) CELLPARIN, es apócope del sustantivo CÉLULA y del principio activo HEPARINA y evoca en la mente del consumidor la idea de CÉLULAS DE HEPARINA. Por esta razón CELLPARIN es en extremo débil, pues existen al menos 500 marcas registradas que incluyen las raíces CEL y PARIN, por eso es obvio que son de uso común en la industria farmacéutica (…)”, por lo que la palabra CELLPARIN debe ser aislada del conjunto marcario en el examen de registrabilidad.

   4. Cita muchos registros marcarios que contienen las partículas CELL y PARIN.

   5. Afirma que entre los signos en conflicto existe similitud gráfica, fonética y gramatical ortográfica. Que no se tomó en cuenta que uno de sus registros es TRIDEX denominativa.

   6. El signo solicitado STRIDES CELLPARIN (denominativa) distingue productos de la Clase 5, mientras que su marca TRIDEX (mixta) también distingue productos de la Clase 5, por lo que “distinguen el mismo género de productos (…) con finalidades idénticas (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación alguna de las normas constitucionales ni las contenidas en la Decisión 486 (…) por el contrario, las mismas se fundamentan en éstas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto”.

   2. No se violó el artículo 150 ya que “En efecto, una vez vencido el término de traslado de la oposición, la Superintendencia, con base en las alegaciones y pruebas legalmente aportadas y lo que de oficio entró, procedió a realizar el estudio de registrabilidad del signo solicitado (…)”.

   3. Entre los signos en conflicto no existe similitud ortográfica ni fonética y por tanto son disimiles y “no susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación en el consumidor el cual, frente a cada una, puede determinar correctamente tanto el origen empresarial como los productos y servicios que cada una ampara en consecuencia, STRIDES CELLPARIN no está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión Andina luego, al no presentarse la similitud o identidad que sea susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en cuanto el signo como al, por lo cual no hace necesario entrar a analizar la posible conexidad entre los productos o servicios (…)”.

   4. La expresión CELLPARIN en su conjunto, no es común del tipo de productos que ampara la Clase 05 (…) CELLPARIN en su conjunto constituye una expresión evocativa (…)”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

   1. No se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues entre los signos en conflicto “no existe confundibilidad (…)”, además, “la marca registrada distingue ‘producto farmacéutico a base de Heparina’, y la marca base de la nulidad todos los productos de la clase 05; es decir que existe una restricción y/o limitación frente a la cobertura de los productos que ambas marcas amparan”.

   2. Tampoco se violó el artículo 150 de la Decisión 486.

   3. Entre los signos en conflicto “no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error, por consiguiente esta marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, es decir que la marca STRIDES CELLPARIN, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

   4. El signo solicitado no genera en la mente del consumidor la idea de “Células de heparina” y que la expresión CELLPARIN no es genérica sino evocativa.

   5. Entre los signos en conflicto no existe similitud gráfica, fonética, gramatical y ortográfica capaz de causar confusión entre el público consumidor.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas debatidas en el proceso interno, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo STRIDES CELLPARIN (mixto), fue el 11 de diciembre de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a ) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el...