PROCESO 160-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 160-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00237. Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: FANTASÍA (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y nueve días del mes de enero del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de enero de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: ALFONZO RIVAS & CIA.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad COMPANÍA DE GALLETAS NOEL S.A., solicitó el 27 de julio de 2005 el registro como marca del signo mixto FANTASÍA, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 556 de 30 de septiembre de 2005, no se presentaron oposiciones.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 04570 de 27 de febrero de 2006, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó que era confundible con la marca mixta ABCI-TOO´S FANTASÍA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 263146, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. La sociedad COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 12999 de 25 de mayo de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 03094 de 12 de febrero de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual.

   2. Indica, que el elemento preponderante de la marca registrada es ABCI-TOO´S, lo que no fue tenido en cuenta en el respectivo análisis de registrabilidad.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí. El elemento preponderante del signo registrado es la palabra FANTASÍA.

      • Indica, que el signo solicitado para registro podría generar confusión indirecta en el público consumidor.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La corte consultante no envío la contestación de la demanda de la sociedad ALFONZO RIVAS & CIA.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán las norma solicitadas, pero se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), y del 136 al literal a). De oficio se interpretará el artículo 150 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)”.

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

4. El análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo mixto FANTASÍA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Concepto de marca.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      • Es indicadora de la procedencia empresarial.

      • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      • Concentra el goodwill del titular de la marca.

      • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

      Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

      . (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

      Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

      Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del...