PROCESO 159-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 159-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION.

Marca: “SILVER POINT” (denominativa).

Expediente Interno N° 2007-00026.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciséis (16) de enero de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   La sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 28519 de 28 de octubre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “SILVER POINT” (denominativo), solicitado por la sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION, para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 13603 de 30 de mayo de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 23286 de 31 de agosto de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28519 de 28 de octubre de 2005.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 15 de marzo de 2005, la sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION solicitó el registro del signo “SILVER POINT” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 29 de abril de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 551. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 28 de octubre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28519, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “SILVER POINT” (denominativo). Se fundamentó en el registro previo de la marca “SYLBER” (denominativa) a favor de la sociedad WASSERGAS S.R.L., para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 30 de mayo de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 13603 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 31 de agosto de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 23286, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28519 de 28 de octubre de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad A.C.I. JAPAN CORPORATION, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Si se hace un cotejo de los signos en conjunto, puede concluirse que la impresión que éstas despiertan no es similar (…). Desde el punto de vista conceptual, las expresiones SYLBER y SILVER POINT presentan claras diferencias. En efecto, la marca SYLBER es una marca de fantasía, sin significado alguno, en tanto que SILVER POINT significa ‘punta plateada’”.

      - “(…) el argumento según el cual los consumidores de este tipo de productos no conoce el significado del término ‘Silver Point’ no resulta creíble en un país donde el idioma inglés es materia obligatoria del pensum académico, toda vez que se trata de palabras muy simples y elementales”.

      - “(…) la marca SYLBER está constituida por una sola palabra, en tanto que la marca SILVER POINT lo está por dos. El número de sílabas que componen una y otra expresión no son las mismas, como tampoco lo son sus vocales, ni sus desinencias”.

      - “(…) las marcas SYLBER y SILVER POINT coexisten en la Clase 9, lo cual indica que también pueden coexistir en la Clase 11”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca ‘SILVER POINT’ (solicitada), clase 11 presenta semejanzas gráficas y fonéticas con la marca ‘SYLBER’ clase 11 (…) existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues estas marcas en debate distinguen las (sic) misma clase de productos, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor, siendo la marca una marca que reproduce a la marca registrada ‘SYLBER’ limitándose a cambiar la segunda letra Y por I y la cuarta B por V, lo cual para efectos fonéticos no las diferencia en el mercado generando la consecuente confundibilidad”.

      - “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘SILVER POINT’ comprende los mismos productos de la clase 11 amparados por la marca ‘SYLBER’, clase 11, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de dieciséis (16) de enero de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SILVER POINT” (denominativo), fue presentada el 15 de marzo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretarán de oficio los artículos 134 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…).

   DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas...