PROCESO 161-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 161-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad FRONSAC TM S.A.

Marca: “MISS SEXY” (mixta).

Expediente Interno N° 2010-00169.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciséis (16) de enero de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad FRONSAC TM S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.

2. Actos demandados

   La sociedad FRONSAC TM S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 66430 de 23 de diciembre de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución No. 44611 de 31 de agosto de 2009; concediendo, en consecuencia, el registro del signo “MISS SEXY” (mixto) a favor de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 3 de marzo de 2009, la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED solicitó el registro del signo “MISS SEXY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de abril de 2009, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 603.

      - La sociedad FRONSAC TM S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro mencionada; alegó la confundibilidad con su marca “MISS SIXTY” (mixta), registrada para distinguir productos comprendidos en las clases 7 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de agosto de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 44611, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad FRONSAC TM S.A.; y, en consecuencia, negar el registro del signo “MISS SEXY” (mixto), solicitado por la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 30 de septiembre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 50708 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 23 de diciembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 66430, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución No. 44611 de 31 de agosto de 2009; concediendo, en consecuencia, el registro del signo “MISS SEXY” (mixto) a favor de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad FRONSAC TM S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca ‘MISS SEXY’ para la clase 03 internacional, no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo mixto ‘MISS SIXTY’ previamente registrado (…)”.

      - “(…) en el caso que nos ocupa la parte esencial y predominante de los signos en conflicto se centra en las expresiones ‘MISS SEXY’ y ‘MISS SIXTY’, lo que sin duda nos indica que MISS SEXY IMITA y REPRODUCE el elemento sustancial y predominante de la marca ‘MISS SIXTY’ previamente registrada por mi representada, CAUSANDO CONFUSIÓN y con ello, permitiendo que un tercero pueda percibir la fama, el prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo de mi representada a nivel nacional (…)”.

      - “(…) entre el signo solicitado MISS SEXY y la marca opositora MISS SIXTY, se presentan similitudes ortográficas y fonéticas susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor pues al compartir la misma partícula ‘MISS’ debido a su posición inicial genera mayor impacto en el consumidor y por ende mayor recordación, produciendo de esa manera confusión indirecta pues el consumidor puede considerar que el sino (sic) MISS SEXY se trata de una nueva línea de productos lanzados al mercado por el titular de la marca previamente registrada”.

      - “(…) los productos a distinguir por las marcas enfrentadas, van a tener IDÉNTICOS CANALES DE PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Al realizar el examen de confundibilidad entre los signos confrontados, se pudo establecer que los mismos, no presentan semejanzas visual, fonético, ortográfico, conceptual que puedan generar riesgo de confusión, toda vez que el signo solicitado MISS SEXY (MIXTO), se encuentra compuesto en su conjunto gramatical por dos palabras MISS Y SEXY, mientras, que el signo registrado MISS SIXTY (MIXTO), está compuesto por las expresiones MISS y SIXTY”.

      - “(…) los signos en conflicto, comparten dentro de sus estructuras la palabra de uso común MISS, expresión no monopolizable, por parte de terceros y convirtiéndose en una marca débil”.

      - “Desde el punto de vista conceptual, el signo solicitado MISS SEXY (MIXTA) traduce una señorita sensual, mientras que el signo registrado MISS SIXTY (MIXTA) traduce una señorita de sesenta, siendo conjuntos que no presentan semejanzas que causen riesgo de confusión”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, tercero interesado en el proceso.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de dieciséis (16) de enero de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “MISS SEXY” (mixto), fue presentada el 3 de marzo de 2009, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio el artículo 134 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del...