PROCESO 151-IP-2012

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 151-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. Marca: “BIOPHENE” (denominativa). Expediente Interno: Nº 8035-2001-JCS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 16 de enero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2193-TDCA-2S, de 13 de noviembre de 2012, recibido en este Tribunal el 16 de noviembre de 2012, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 8035-2001-JCS.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: SR. EDMOND WENMAEKERS Y SR. MECHEL WENMAEKERS.

      Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

      Tercero interesado: CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 3 de abril de 2000, CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA., solicita el registro de la denominación BIOPHENE, destinada a proteger todos los productos comprendidos dentro de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El 03 de julio de 2000, Sr. EDMOND WENMAEKERS y Sr. MECHEL WENMAEKERS, presentan observación al registro de la marca BIOPHENE (denominativa) fundamentan su demanda en el hecho de que son propietarios en el Ecuador de la marca BIAFINE (denominativa), inscrita bajo el Certificado Nº 1512-98, que protege: “crema y emulsión para la curación y tratamiento de heridas y quemaduras”, de la Clase Nº 5 de la Clasificación Internacional.

      – El 14 de noviembre de 2000 se le notificó la Resolución Administrativa Nº 978103, emitida el 30 de octubre de 2000, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial, “en evidente infracción a los derechos subjetivos”, de los titulares de la marca BIAFINE (denominativa), rechazó la observación presentada y concedió el registro de la denominación solicitada.

   3. Fundamentos de la demanda:

      SR. EDMOND WENMAEKERS Y SR. MECHEL WENMAEKERS, manifestaron lo siguiente:

      – “El Director Nacional de Propiedad Industrial al conceder el registro del signo BIOPHENE (denominativa) a la compañía ecuatoriana, y rechazar las observaciones presentadas, otorgó un derecho de exclusividad sobre un signo que no puede ser considerado como marca, al tenor de lo dispuesto por el artículo 81, inciso 2) de la Decisión 344 (hoy artículo 134 de la Decisión 486) por no gozar de suficiente distintividad frente al signo BIAFINE (denominativa)”.

      – “La semejanza entre la marca BIAFINE (denominativa) y el signo BIOPHENE (denominativa) induce al público consumidor a error, por carecer –éste último signo- de suficiente distintividad frente a la marca anteriormente registrada BIAFINE (denominativa). Debemos tener en consideración que las semejanzas entre los dos signos no son sólo ortográficas y confundibles visualmente, sino que además, si confrontamos las marcas en el plano auditivo la inducción a error aumenta, pues los signos en conflicto al ser pronunciados revelan una fonética similar. De hecho, para nadie es desconocido que la unión de las letras ‘ph’ produce un sonido de ‘f’, tal es el caso de PHILIPS (filips) o PHARMA (farma), PHARM (farm), entre otros”.

      – “La firma solicitante lo que ha hecho es cambiar la marca registrada “BIAFINE” la vocal “A” por la “O” y la “I” por la “E” para distinguir el parecido”.

      – “Argumenta también que el riesgo de confusión aún es más notorio si consideramos que las dos marcas protegen productos comprendidos en la misma clase del nomenclátor”.

      – “Que el inciso 2 del artículo 95 de la Decisión 344, que la decisión que está obligada a adoptar la oficina nacional competente, acerca de las observaciones y la concesión o denegación del registro, se materializará en una resolución debidamente motivada. (…) La resolución administrativa de concesión del registro de la marca BIOPHENE (denominativa), notificada el 14 de noviembre de 2000, carece de este requisito esencial que debe estar presente en todas las actuaciones administrativas en un Estado de Derecho, y con mayor razón si se están disputando intereses legítimos de los particulares”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) señaló lo siguiente:

      – Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      – Se ratifica en la resolución Nº 978103, materia de la impugnación, pues “guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial señaló lo siguiente:

      – Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      – “Que CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA., solicitó el registro de la denominación BIOPHENE, destinada a proteger productos de la clase internacional Nº 05. La parte actora, presentó observación al registro de la marca indicada anteriormente fundamentando su observación en que son propietarios en el Ecuador de la marca BIAFINE (denominativa) inscrita bajo el Certificado Nº 1512/98, para proteger crema emulsión para curación y tratamiento de heridas y quemaduras, productos de la clase internacional Nº 5”.

      – “Que de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 210 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de un registro”.

      – “Que un primer criterio general establece que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple y rápida vista de conjunto de los signos enfrentados, mediante una sencilla visión o audición primaria de los mismos”.

      – Concluye que “por las consideraciones expuestas, y por haber cumplido los requisitos del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente a esa fecha, y lo que dispone el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y no encontrarse inmersa en las prohibiciones del Art. 83 literal a) de la Decisión 344 y lo que estipula el Art. 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada y aceptar el registro de la denominación solicitada con la restricción acordada en el mismo”.

   4. Fundamentos del tercero interesado.

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No procede la interpretación del literal h) del artículo 82 por no ser pertinente al caso.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 81

   Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Artículo 82

   No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   (…).

   Artículo 83

   Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   Artículo 95

   Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

   Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

   (…)

   .

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

      En el presente caso, la sociedad CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR C. LTDA. solicitó el registro de la denominación BIOPHENE para distinguir los productos comprendidos en la Clase 05 de la Clasificación Internacional.

      • Concepto de marca.

      Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344: “Se entenderá por...