PROCESO 150-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 150-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad BIOIONIC INC.

Marca: “BIO IONIC” (mixta).

Expediente Interno N° 2007-00243.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de dieciséis (16) de enero de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad BIOIONIC INC.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   La sociedad BIOIONIC INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 020664 de 26 de agosto de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “BIO IONIC” (mixto), solicitado por la sociedad BIOIONIC INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 31769 de 29 de noviembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 17353 de 30 de junio de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 020664 de 26 de agosto de 2005.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 24 de enero de 2005, la sociedad BIOIONIC INC. solicitó el registro del signo “BIO IONIC” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de junio de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 553. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 26 de agosto de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 020664, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “BIO IONIC” (mixto), solicitado por la sociedad BIOIONIC INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en el registro previo de la marca “IONIC” (mixta) a favor de la sociedad CALOR, para distinguir productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad BIOIONIC INC., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 29 de noviembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 31769 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 30 de junio de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 17353, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 020664 de 26 de agosto de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad BIOIONIC INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el signo de interés de mi representada se compone de dos denominaciones, debemos determinar cual (sic) de estas (sic) prevalece. Observamos que la primera denominación del signo BIO IONIC tiene significado propio ‘BIO-VIDA’, prevaleciendo sobre la segunda expresión que es de fantasía, adicionalmente en expresiones compuestas es la primera de las expresiones la que causa un mayor impacto en el consumidor pues es la primera que se percibe y aquella que se pronuncia al solicitar el producto”.

      - “(…) Mi representada, la sociedad BIOIONIC INC. es titular de la marca BIO IONIC (…) para distinguir productos de la clase 21, específicamente cepillos para el cabello. Adicionalmente, también es titular de la marca BIOIONIC (…) para distinguir productos comprendidos en las (sic) clase 3 internacional. Teniendo en cuenta lo anterior, si la marca BIO IONIC registrada para cepillos para el cabello ha coexistido con la marca IONIC, no vemos porqué la Superintendencia de Industria y Comercio considera que no es posible la coexistencia de esto signos para identificar secadores y plancha para alisar el cabello, productos comprendidos en la clase 11 internacional”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca ‘BIO IONIC’ (solicitada), clase 11 presenta semejanzas ortográficas, gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘IONIC’ clase 11, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, pues distinguen las (sic) misma clase de productos, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor”.

      - “En las marcas en debate en las cuales predomina el elemento denominativo, se tiene que la marca solicitada ‘BIO IONIC’ comprende los mismos productos de la clase 11 amparados por la marca ‘IONIC’, clase 11, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos (…)”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de dieciséis (16) de enero de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “BIO IONIC” (mixto), fue presentada el 24 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b) y del artículo 136 al literal a).

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   .

   Consideraciones

   El Tribunal...