PROCESO 65-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 65-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 135 literal e) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

Marca: “SKIN SECRET” (mixta)

Expediente Interno N° 2004-00195.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención de su Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiocho (28) de mayo de 2008.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    La parte demandante es: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.

    La parte demandada la constituyen: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    El tercero interesado es: INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO C.I.S. EN C.S.

  3. Actos demandados

    La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY impugnó la Resolución Administrativa N° 37098 de 29 de diciembre de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se concedió el registro del signo “SKIN SECRET” (mixto) para proteger productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

    Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

  5. El 7 de abril de 2001, INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO CI. S EN C.S. solicitó el registro del signo mixto “SKIN SECRET”, para distinguir aceite para masaje anticelulítico, aceite para masaje reductor, crema para masajes, crema exfoliante para el cuerpo, gel reductor, gel espumoso para el baño, crema humectante, perfumes, productos comprendidos en la clase internacional N° 3.

  6. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo mixto “SKIN SECRET”. Se fundamentó en el registro de la marca “SECRET”, destinada a proteger productos de la clase internacional N° 3.

  7. El 29 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 1863, por la cual resolvió negar el registro del signo solicitado.

  8. INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO CI. S EN C.S. presentó Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1863 de 29 de enero de 2002.

  9. El 26 de febrero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 05247, a través de la cual ratificó la Resolución No. 1836 y declaró agotada la vía gubernativa.

  10. El 16 de junio de 2003, INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO CI. S EN C.S., presentó una nueva solicitud de registro de marca para el mismo signo mixto “SKIN SECRET”, para distinguir jabones, perfumería, aceites esenciales, aceites anticelulíticos, aceite para masaje reductor, lociones para el cuerpo, geles reductores, gel espumoso para el baño, crema para masajes, crema exfoliante para el cuerpo, crema humectante, cosméticos en general, productos que pertenecen a la clase internacional No. 3.

  11. El 29 de diciembre de 2003, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 37098, a través de la cual resolvió conceder el registro del signo solicitado, el cual irá como “explicativo”.

    1. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La denominación SKIN SECRET (…) es confundible con la marca SECRET de propiedad de The Procter & Gamble Company. Por tal razón, de coexistir los productos que identificarían en el mercado se induciría al público a error sobre el origen empresarial de los mismos y de contera se vulneraría el derecho de mi representada sobre la marca SECRET, previamente registrada”.

      - “La confundiblidad o riesgo de confusión entre dichas marcas se deriva de las siguientes consideraciones: (i) Las marcas cotejadas amparan los mismos e idénticos productos, esto es, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional (…); (ii) Las denominaciones SKIN SECRET y SECRET al ser apreciadas en sus conjuntos y al primer golpe de vista producen la misma impresión al consumidor. Tal hecho se deriva de la reproducción total de la marca prioritariamente registrada en la segunda marca (SECRET) (…); (iii) (…) de coexistir estos productos identificados con las marcas caracterizados por la denominación SECRET y ser ofrecidos en los mismos puntos de venta, el consumidor tenderá a confundirlos y a tomar un producto por otro; (iv) Las marcas cotejadas son igualmente confundibles por razón del aspecto ideológico o conceptual”.

      - “(…) la sociedad Inver Aro, calificó de manera engañosa la denominación SKIN SECRET como explicativa con el objeto de desconocer la decisión previa de la Administración que negó el registro de tal marca por ser confundible con la marca SECRET previamente registrada a nombre de The Procter & Gamble Company. Se comprueba la mala fe de la sociedad Inver Aro por la posición contradictoria que asume frente a la defensa de la marca SKIN SECRET en la primera solicitud y la posición que asume con ocasión de la segunda solicitud. Sostiene en el primer caso que la expresión SKIN SECRET es distintiva (…) mientras que en la segunda solicitud califica dichas expresiones como simplemente explicativas (…)”.

    2. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, solicita a los Honorables Magistrados “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Advierte que “(…) la sociedad Inversiones Ávila Robayo-Inver Aro S. en C., presentó Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 1836 (…), 1892 (…) y 5247 (…) dentro del expediente No. 01-53012, mediante las cuales se le negó el registro como marca del signo SKIN SECRET (Mixta) para distinguir productos de la clase 3, por ser similarmente confundible con la marca SECRET que distingue productos de la clase 3, y cuyo titular es la sociedad The Procter & Gamble Company”.

    3. Tercero interesado

      La sociedad INVERSIONES ÁVILA ROBAYO INVER ARO C.I.S EN C.S., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

      - “Habiendo sido publicada la marca tal y como se solicito (sic), no habiéndose dejado de publicar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la sociedad opositora no puede alegar mala fe por parte de la sociedad titular del registro (…), porque como ya se menciono (sic) la misma fue de conocimiento general”.

      - “(…) No es cierto como lo manifiesta la sociedad actora que la administración violó las normas en que debería fundarse, dado que como lo advierte la Doctrina la tarea jurídica de confrontar una marca con otra para determinar si existe riesgo de confusión es tarea compleja, por lo tanto el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario”.

      - “(…) la limitante de registrabilidad prospera siempre y cuando se presente el requisito de que las marcas PUEDA (sic) CAUSAR UN RIESGO DE CONFUSIÓN DE ASOCIACIÓN (sic), hecho que no se presenta en el caso que estudiamos dentro del expediente de la referencia”.

      - “(…) la marca solicitada REINVIDA (sic) EXCLUSIVIDAD UNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE LA FIGURA y no sobre las expresiones SKIN SECRET, las cuales se presentan como explicativas dentro de la marca. (…) para que una expresión o palabra sea explicativa dentro de una marca, solo basta su manifestación explícita dentro de la solicitud, sin que por ello dichas expresiones tengan que ser necesariamente descriptivas o explicativas de las (sic) productos de las marcas que se pretenden registrar. (…) El hecho de no reivindican (sic) exclusividad sobre las expresiones SKIN SECRET dentro de la Resolución impugnada, le da la posibilidad a mi cliente de comercializarla omitiendo las mismas dentro de la etiqueta dado que la marca reivindica exclusividad sobre la figura que se observa en dicha marca”.

      CONSIDERANDO:

  12. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de mayo de 2008.

  13. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

    El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Tribunal estima que procede...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR