PROCESO 80-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 80-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 128 de la misma normativa, así como, la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 496-04-01. Actor: Sociedad PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PANADERÍA PRONAPAN CÍA. LTDA. Marca denominativa “LA ESPAÑOLA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de julio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 2, Distrito de Guayaquil, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PANADERÍA PRONAPAN CÍA. LTDA.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   Tercero interesado: JORGE ANTONIO VELASCO MORÁN.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   A. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA PRONAPAN CIA. LTDA. es titular de los siguientes signos distintivos:

      • Nombre comercial mixto PANADERÍA Y PASTELERÍA LA ESPAÑOLA, registrado el 4 de junio de 1982 bajo el título No. 101-82.

      • Nombre comercial denominativo PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA PRONAPAN CIA. LTDA., registrado el 4 de junio de 1982 bajo el título No.96-82.

   2. El señor JORGE ANTONIO VELASCO MORÁN solicitó el 9 de junio de 1997 el registro como marca del signo denominativo LA ESPAÑOLA, para amparar servicios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 78845.

   3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante el acto identificado como Título No. DNPI-6326-98-MICIP del 23 de noviembre de 1998, resolvió registrar como marca el signo denominativo LA ESPAÑOLA.

   4. La sociedad PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACIÓN Y PASTELERÍA PRONAPAN CIA. LTDA., interpuso ante el Tribunal Distrital Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, demanda de nulidad del registro de la marca denominativa LA ESPAÑOLA.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad PRONAPAN CÍA. LTDA. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

   1. El signo LA ESPAÑOLA es confundible con el nombre comercial mixto PANADERÍA Y PASTELERÍA LA ESPAÑOLA, ya que el factor dominante del nombre comercial es la expresión “LA ESPAÑOLA”.

   2. Si se permitiera la coexistencia de los signos en conflicto el público consumidor se vería expuesto a confusión directa e indirecta.

   3. La sociedad PRONAPAN CÍA. LTDA. ha venido utilizando de hecho el signo LA ESPAÑOLA para distinguir sus productos en el mercado. Lo ha realizado por un periodo suficientemente prolongado y, por lo tanto, el signo ha ganado difusión y estatus. No es permisible que alguien registre un signo que ha venido siendo usado por otro en el mercado; lo anterior sería un acto de mala fe y de competencia desleal. No es honesto que el señor JORGE ANTONIO VELASCO MORÁN se aproveche del esfuerzo empresarial de la sociedad PRONAPAN CIA. LTDA.

      En otros países como Argentina la marca de hecho tiene la potencialidad de impedir el registro de un signo idéntico o similar, o anular el acto mediante el cual se concede el registro.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

      El Procurador General del Estado contestó la demanda de la siguiente manera:

      (…) corresponde al representante del IEPI comparecer directamente al juicio en defensa de los intereses de la institución demandada

      .

   2. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

      El señor JOSÉ ANTONIO VELASCO MORÁN contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • El señor JOSÉ ANTONIO VELASCO MORÁN es representante legal de una serie de compañías que comercializan productos alimenticios bajo el nombre comercial LA ESPAÑOLA. Lleva funcionado más de 20 años en el mercado.

      • El nombre comercial de la demandante no genera ningún tipo de confusión en el público consumidor.

      • Quién está vulnerando los derechos de propiedad intelectual es la demandante, ya que la marca LA ESPAÑOLA se encuentra registrada a favor de JOSÉ ANTONIO VELASCO MORÁN. El argumento de “la marca de hecho” es un sofisma.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82, literales a) y h), y 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y los artículos 134, 135, literales a) e i), y 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No se interpretarán las normas de la Decisión 486, ya que esta normativa no se encontraba vigente cuando se solicitó el registro como marca del signo denominativo LA ESPAÑOLA.

   Se interpretarán, en efecto, los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretará el literal h) del artículo 82, ya que no es pertinente en relación con el asunto bajo examen.

   De oficio se interpretará el artículo 128 de la misma normativa y la Disposición Transitoria Primera y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error

;

(…)

Artículo 128

El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro

.

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 172

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)

5. Consideraciones.

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   2. Requisitos para el registro de las marcas.

   3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con un nombre comercial.

   4. Reglas para el cotejo marcario de los signos distintivos.

   5. Confusión directa e indirecta.

   6. Ámbito de protección del nombre comercial.

   7. Comparación entre marcas denominativas compuestas y nombres comerciales mixtos con su parte denominativa compuesta.

   8. Sistema atributivo de registro marcario en el régimen Comunitario Andino. Valor del “uso de hecho” de un signo marcario.

1. Demanda contencioso administrativa a resolverse en vigencia de la Decisión 486.

   A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo denominativo LA ESPAÑOLA se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y...