PROCESO 70-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 70-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal h), 228, y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, 136 literal a), 146 párrafo segundo, 224, 225 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-00329. Actor: SHERATON INTERNATIONAL, INC. Marca denominativa: “SHERATON”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de julio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de mayo de 2008.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad sheraton international, inc.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS LTDA. solicitó el 4 de junio de 2002 el registro como marca del signo SHERATON (denominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 02-047518.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. presentó oposición con base en la marca denominativa SHERATON, registrada en Colombia bajo el certificado Nº 92113 y para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. En escrito separado, la sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. aportó una serie de escritos tendientes a probar la notoriedad de la marca denominativa SHERATON. Además, solicitó que se citara a un experto para que certificara la notoriedad de la mencionada marca. Dicho escrito se presentó en el plazo señalado en el párrafo segundo del artículo 146 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 22001, de 31 de julio de 2003, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro de la marca denominativa SHERATON.

      5. La sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (e), mediante Resolución N° 5193, de 19 de marzo de 2004, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      7. La sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. La Superintendencia de Industria y Comercio eludió el tema y no hizo debido caso a la solicitud de una experticia en el trámite de la oposición. El artículo 146 de la Decisión 486 no limita los medios de prueba; en este sentido la interpretación de la Superintendencia es errónea al afirmar que cuando la norma se refiere a presentación es únicamente en relación con pruebas documentales y, por lo tanto, no es procedente la solicitud de otro tipo de pruebas.

      2. En el caso en cuestión se debe aplicar el ordenamiento jurídico interno si la norma comunitaria no regula la materia. En este sentido, es aplicable el Código Contencioso Administrativo,

      3. La prueba solicitada por la sociedad SHERATON INTERNATIONAL, INC. era necesaria para una decisión acertada en el asunto en cuestión.

      4. La marca denominativa SHERATON es notoriamente conocida y, por lo tanto, debe ser protegida más allá de los principios de especialidad y territorialidad. En el expediente obran pruebas que dan fe de la notoriedad mencionada.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. Los signos en conflicto no generarían confusión en el público consumidor, ya que protegen productos y servicios diferentes sin conexidad competitiva alguna.

         2. La notoriedad de la marca SHERATON debió ser probada en el momento procesal pertinente. Las pruebas presentadas no demuestran la notoriedad de ésta.

      2. Por parte de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad MUEBLES & ACCESORIOS S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. No se presentaron pruebas idóneas que demostraran la notoriedad de la marca opositora. Las pruebas presentadas fueron valoradas por la Superintendencia.

         2. Entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto no hay conexión competitiva.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 136 literal h), 228 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro como marca del signo denominativo SHERATON.

   De oficio, también serán interpretadas los siguientes artículos: 134, 136 literal a), el párrafo segundo del artículo 146, 224, 225, y 229 de la misma normativa.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(...)

Artículo 146

(…)

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición

.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido

.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro

.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en...