PROCESO 64-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 64-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del literal h) del artículo 136 y de los artículos 224, 225, 228, y 229 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 9461-LY. Actor: Sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA. Marca mixta: “Z”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de junio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Segunda Sala, Distrito de Quito de la República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de mayo de 2008.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA.

   Demandada: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR.

   Tercero interesado: Sociedad BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS CORPORATION.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA solicitó el 7 de junio de 2001 el registro como marca del signo Z (mixto), para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 114439-01.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad DESTILERÍA ZHUMIR CIA. LTDA. presentó oposición con base en los siguientes signos distintivos:

         • Signo denominativo Z, solicitado en Ecuador mediante el trámite Nº 111101-01, para amparar productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marcas Z (mixta), Z (denominativa), Z (envase cuadrangular), Z (envase circular), Z (envase circular tridimensional), Z (envase cuadrangular tridimensional). Todas registradas en Ecuador para amparar productos comprendidos en las clases 32 y 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Los nombres comerciales Z (mixtos) y Z (denominativo).

      3. El IEPI al realizar una búsqueda en los archivos encontró la existencia de la marca Z (mixta), registrada bajo el título Nº 445598 a nombre de la sociedad BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS CORPORATION, para amparar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 980177, de 13 de mayo de 2002, resolvió rechazar la oposición presentada y denegar el registro como marca del signo mixto Z.

      5. La sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la República del Ecuador, acción contencioso administrativa contra en anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      La sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. Los signos en conflicto no son confundibles, ya que poseen sustanciales diferencias gráficas, fonéticas, auditivas e ideológicas.

      2. El signo Z (mixto) solicitado se encuentra registrado en varios países del mundo y es notoriamente conocido.

      3. El hecho de que la sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA sea la titular del signo solicitado se debe tener en cuenta, ya que es de gran conocimiento que dicha sociedad tiene afamados productos de la clase 12. Nadie se confundiría con un producto fabricado por NISSAN, ya que los compradores de dichos productos son conocedores de los mismos y, además, se encuentra asesorado por un experto vendedor.

      4. La sociedad BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS CORPORATION no fabrica automóviles, mientras que sociedad NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA es ampliamente reconocida en la fabricación de automóviles y los repuestos para los mismos.

      5. El hecho de que la sociedad BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS CORPORATION no haya presentado oposición es una aceptación de que las marcas pueden coexistir en el mercado.

   3. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

         El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…)

         a.- Niego los fundamentos de hecho de de derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

         b.- Ratifico la resolución No. 980177, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente

         c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuando tuviere de ilegal e improcedente.

         d.- Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley

         (…)

      2. Por parte del Procurador General del Estado.

         El Procurador General del Estado de la República del Ecuador por intermedio de la Directora de Patrocinio, contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…)

         De acuerdo con los literales c) de los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, corresponde al Procurador General del Estado la supervisión de los procesos judiciales y de los procedimientos arbitrales y administrativos de impugnación o reclamo, en los que participen las instituciones del Estado que tengan personería jurídica.

         Por lo tanto, corresponde a los representantes legales del IEPI, comparecer a juicio

         .

         (…)

      3. Por parte del Tercero Interesado en las resultas del proceso.

         La sociedad BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS CORPORATION manifestó lo siguiente:

         Las notificaciones que me correspondan las recibiré del casillero judicial No. 432 del Palacio de Justicia de Quito

         .

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 344 (sic) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No obstante lo anterior, se interpretarán los artículos solicitados, en el régimen de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no de la Decisión 344 ya que no se encontraba vigente al momento en que se solicitó el registro como marca del signo mixto Z

   Se interpretarán, de oficio, las siguientes normas: artículos 136 literal h), 224, 225, 228, y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

8. constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo...