PROCESO 48-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 48-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del Párrafo Cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 4009-EGF. Actor: Sociedad KRAFT FOODS, INC. Marca denominativa “MANANITAS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de mayo de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad KRAFT FOODS, INC.

   Demandados: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   Tercero interesado: WILFRIDO PACHECO.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. El señor WILFRIDO PACHECO solicitó el 28 de mayo de 1992 el registro como marca del signo denominativo MANANITAS, para amparar servicios comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 32281-92.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad KRAFT FOODS, INC. presentó observación con base en la marca denominativa MAÑANITA, registrada en Ecuador bajo el título Nº 487-73 del 17 de septiembre de 1973, para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0958662 de 31 de marzo de 1997, resolvió rechazar la observación presentada y se concede el registro solicitado.

      4. La sociedad KRAFT FOODS, INC. interpuso ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad KRAFT FOODS, INC., soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. Los signos en conflicto son confundibles de manera gráfica, auditiva y fonética.

      2. La letra S en la que termina el signo solicitado no le genera distintividad.

      3. Las vocales de los signos en conflicto se encuentran ubicadas en el mismo orden, y la sílaba tónica es similar y ocupa la misma posición

         C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

         El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…)

         NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la ley ni a la realidad

         .

         (…)

      2. Por parte del Procurador General del Estado.

         El Procurador General del Estado por intermedio del Director General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…) Me adhiero y hago mía la contestación a la demanda presentada por el señor Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca; por consiguiente, se dignarán en sentencia aceptar las excepciones propuestas y rechazar en su totalidad el contenido de la maliciosa, infundada e injurídica demanda propuesta por la Actora

         .

      3. Por parte del Tercero Interesado en las resultas del proceso.

         De conformidad con el informe del Juez Consultante, el señor Wilfrido Pacheco, no compareció al proceso.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 83 literal a), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No obstante lo anterior, de oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que fue solicitado para registro como marca el signo denominativo MANANITAS.

   Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 313

   (…)

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 73

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

Decisión 344

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión

.

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

3. Comparación entre marcas denominativas.

4. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pero la solicitud de registro como marca del signo denominativo MANANITAS se realizó al amparo de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en...