PROCESO 061-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 061-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC.

Marca: “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”.

Expediente Interno N° 9409-02-L.Y.M.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 30 de abril de 2008.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC.

   La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   El tercero interesado es: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. impugnó la siguiente Resolución Administrativa: N° 979693 de 11 de diciembre de 2001, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y notificada el 29 de enero de 2002, a través de la cual se rechaza la oposición presentada por KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. y concede el registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”, para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 30 de noviembre de 2000, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. FAMIPRODUCT, solicitó el registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”, para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 3 de abril de 2001, KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. presentó oposiciones en contra de la solicitud de registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”. Se fundamentó, principalmente, en que tiene registrada en el Ecuador la marca “FAMILIA” para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional desde el año 1976.

3. El 19 de junio de 2001, PRODUCTOS FAMILIA DEL ECUADOR S.A. contestó las oposiciones; y, el 3 de julio de 2001 presentó un escrito informando que cambió su nombre a PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

4. El 11 de diciembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución No. 979693, por la cual se rechaza la oposición presentada por KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC. y concede el registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO”, para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad KIMBERLY CLARK WORLD WIDE INC., a través de apoderada, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Afirma que “tiene registrada y vigente en el Ecuador la marca FAMILIA, registro Original (sic) No. 735-76 de 9 de marzo de 1976, por tanto sus derechos sobre esta marca son muy anteriores de los que tiene PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. (…)”.

      - Señala que “la denominación COCINA FAMILIA MEGAROLLO, no es suficientemente distintiva ya que está compuesta de dos términos meramente descriptivos, cuales son COCINA y MEGAROLLO, y de un término idéntico a la famosa y notoriamente conocida marca FAMILIA de propiedad de mi representada, a lo que se añade el hecho que las marcas en conflicto están destinadas a proteger la misma clase internacional No. 16”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual al contestar la demanda deduce las siguientes excepciones:

      - “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa”.

      - “Ratifico la resolución (…) que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente”.

      - “Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”.

      - “Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley”.

      El Procurador General del Estado da contestación a la demanda a través de la Directora de Patrocinio Encargada y Delegada, y manifiesta que “corresponde al Procurador General del Estado la supervisión de los procesos judiciales y de los procedimientos arbitrales y administrativos de impugnación o reclamo, en los que participen las instituciones del Estado que tengan personería jurídica. Por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio. Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso, de conformidad con las normas de la Ley Orgánica (…), señalo casillero judicial (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

      - Que ”La denominación COCINA FAMILIA MEGAROLLO es suficientemente distintiva pues del simple cotejo marcario se puede notar que esta denominación compuesta por tres palabras permite distinguir un producto determinado en el mercado; esto es, un rollo grande de toallas de cocina”.

      - Señala que es titular de las siguientes marcas en el Ecuador: FAMILIA, FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO, FAMILIA CONFORT TRIPLE ROLLO, FAMILIA CONFORT 3 EN 1, FAMILIA Y DISEÑO. “(…) al ser titular de estas marcas legitima su derecho de pretender el registro de la denominación COCINA FAMILIA MEGAROLLO (…)”.

      - Afirma “mal hace la compañía accionante al acreditarse derechos que no le corresponden, como es el derecho prioritario sobre la marca FAMILIA, pues como he demostrado, el primer registro de la marca FAMILIA data del año 1966, es decir, el registro fue concedido 10 años antes que el registro sobre el cual la compañía KIMBERLY CLARK CORPORATION fundamenta su derecho de prioridad”.

      - Observa que “La compañía KIMBERLY CLARK CORPORATION alega en su demanda fama y notoriedad de la marca FAMILIA de su propiedad; sin embargo, esta denominación no es ni ha sido utilizada por dicha compañía en el Ecuador por lo que es extraño e imposible que una marca que no ha cumplido con su razón de existir, DISTINGUIR con su USO; pueda adquirir la calidad de notoria”.

      - Indica que: “PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. goza además de la titularidad de este nombre comercial; así es, precisamente la denominación PRODUCTOS FAMILIA identifica la actividad que realiza mi representada no solo en el Ecuador sino también en otros países de la Comunidad Andina”.

      - Finalmente, manifiesta que “la única marca FAMILIA que goza de notoriedad en el mercado ecuatoriano es la de propiedad de mi representada ya que esta (sic) es la única que utiliza esta marca y por lo tanto ha logrado que su marca distinga productos en el mercado nacional y también internacional especialmente en Colombia”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de abril de 2008.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “COCINA FAMILIA MEGAROLLO” fue presentada el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo...