PROCESO 37-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 37-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A.

Marca: “TROPICAL” (mixta).

Expediente Interno N° 2003-00411 01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de marzo de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. –COLTABACO S.A.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.

2. Actos demandados

   La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A., plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: N° 14530 de 30 de junio de 2000, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual concedió el registro del signo mixto TROPICAL, solicitado por PROTABACO S.A. para distinguir productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 26 de octubre de 1999, la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. solicitó el registro del signo “TROPICAL (mixto) para amparar productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 486 de 29 de noviembre de 1999.

3. No se presentaron observaciones a la solicitud de registro.

4. El 30 de junio de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 14530, mediante la cual se resolvió conceder el registro del signo solicitado a favor de la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A. para distinguir “cigarrillos, tabaco manufacturado y en bruto; artículos para fumadores; cerillas”.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. – COLTABACO S.A. a través de apoderado, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Afirma que es titular de la marca mixta “CARIBE”, lo cual le faculta “para ser la única y exclusiva usuaria de tal marca mixta, para designar con ella (con su nombre y gráfica) los productos que el registro de marca ampara, específicamente los de la Clase 34 (…)”.

      Señala que “Si se permite la comercialización de cigarrillos usando la marca TROPICAL (…), que es similarmente confundible con la de CARIBE, los consumidores pueden incurrir en confusión directa y/o indirecta (…). Ello implica para mi representa cuando menos una disminución en sus ventas, pues los compradores de cigarrillos podrán adquirir los de marca CARIBE, o al menos podrán creer que se trata de productos de la misma empresa tabacalera, con el consecuente perjuicio económico y de imagen que ello comporta”.

      Arguye que “Suelen emplearse entonces las palabras ‘Caribe’ y ‘Tropical’ como sinónimas, o por lo menos directamente relacionadas la una con la otra (…)”, de modo que un consumidor puede incurrir en confusión.

      Finalmente, observa que “la Superintendencia debió denegar de manera oficiosa el registro de la marca mixta TROPICAL, pues al examinar sus archivos dentro del trámite normal de análisis de registrabilidad, tenía el deber percatarse (sic) de que no sólo el componente denominativo (Caribe vs Tropical) corresponde a la misma idea: mar de las Antillas; sino que además su componente gráfico es similarmente confundible; situación ésta última imposible de percibir por parte de los terceros en el presente caso”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

      Afirma que “efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas ‘TROPICAL’ (mixta) y ‘CARIBE’ (mixta) la coexistencia de éstas no conllevan al público a error, pues en primer término se tiene que el elemento predominante en ambos signos es el elemento denominativo con sentido completo, sin que se presenten entre los mismos similitudes del orden gráfico, ortográfico, fonético y conceptual”.

      Observa “En cuanto al aspecto figurativo de los signos en debate se tiene que entre ellas no se presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, habida cuenta que los elementos gráficos que las conforman son diferentes (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. – PROTABACO S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, dio contestación a la demanda.

      Afirma que “La comparación que hace el demandante de la marca CARIBE con la marca TROPICAL que apareció en la Gaceta es una comparación sesgada que se aparta de la realidad comercial, y a esto debe agregársele la mala fe y falta de lealtad procesal que exhibe al comparar la marca CARIBE (…) con la nueva etiqueta de TROPICAL (…)”.

      Advierte que “es precisamente una revisión de conjunto de los signos aquí comparados lo que demuestra que las marcas son completamente diferentes, y no el argumento parcializado que hace el demandante al afirmar que la marca TROPICAL de mi representada se parece a la marca CARIBE de Coltabaco porque ambas evocan una zona geográfica determinada, las playas, las palmeras y el sol”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 12 de marzo de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Al respecto, el Tribunal estima que: (i) no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “TROPICAL (mixto)” ha sido presentada el 26 de octubre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (ii) con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud de la referencia, a saber, los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

   Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

   Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional...