PROCESO 053-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 053-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 224 de la misma Decisión. Marca: G-KRISTAL. Actor: sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 3271-2007.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente Doctor Hugo Sivina Hurtado, relativa al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 3271-2007;

El auto de 9 de mayo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

Tercero interesado: IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.R.L.

b) Hechos

El 19 de febrero de 2003, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.R.L. solicitó el registro como marca del signo G-KRISTAL, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición sobre la base de su marca notoria CRISTAL.

Por Resolución Nº 014239-2003/OSD-INDECOPI, de 2 de diciembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.R.L., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación G-KRISTAL (…)”.

Contra dicha Resolución, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 0182-2004/TPI-INDECOPI, de 9 de marzo de 2004, decide: “CONFIRMAR la Resolución Nº 14239-2003/OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto (…) G-KRISTAL (…)”.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución Número Diez de 22 de mayo de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA la demanda interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta (…)”. Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que decidió confirmar “la sentencia apelada del veintidós de mayo del año dos mil seis (…)”.

La actora interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada, la que por providencia de 18 de enero de 2008 emanada de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486; y, cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia. Por las razones expuestas: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

La actora fundamenta su demanda diciendo que “Sí existe similitud entre la denominación G-KRISTAL y nuestra marca CRISTAL (…) CRISTAL y G-KRISTAL, contrariamente a lo que afirma el INDECOPI son marcas fonética y gráficamente similares”.

Sostiene que la notoriedad de su marca CRISTAL ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones y afirma que, además, CRISTAL es una marca renombrada ya que de acuerdo a la doctrina “cumple con todos las condiciones para ser calificada como marca renombrada”. Manifiesta que “la marca CRISTAL, la cual está conformada, es cierto, por una palabra que forma parte de nuestro idioma, la ausencia de originalidad no es óbice para que aquella pueda alcanzar la condición de marca renombrada” y que “CRISTAL constituye una marca que es conocida por la generalidad del público y no sólo por los consumidores de cerveza”. Afirma que “El renombre de la misma resulta inminente y la protección ampliada que CRISTAL merece no puede seguir siendo rechazada por el INDECOPI”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

El INDECOPI contesta la demanda diciendo que con el registro otorgado es imposible que “la marca CRISTAL pueda verse afecta por un posible riesgo de dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, ello justamente por cuanto si bien resulta una marca notoria no reúne los requisitos para ser una marca renombrada” y que su calidad de notoria es en relación a cervezas de la Clase 32.

Sostiene que “la denominación CRISTAL/CRYSTAL/KRYSTAL forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, entre ellas, la clase 16 razón por la que no presenta un carácter excepcional o especial que le otorgue el máximo grado de notoriedad (marca renombrada), al grado de verse afectada por la dilución”.

e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.R.L.

Sobre la calidad de marca renombrada que afirma tener la demandante dice que desde su punto de vista no lo es ya que “la marca CRISTAL, no reviste el carácter de excepcional o carácter especial como lo dice la doctrina, mal puede concedérsele el grado superlativo de marca de renombre” y por lo tanto “No siendo de renombre la marca CRISTAL, pueden convivir en el mercado diversas marcas que sin causar confusión al público consumidor puedan disputarse en el mercado con lealtad”.

Finalmente afirma que no hay relación entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

CONSIDERANDO:

Que la norma contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro del signo como marca G-KRISTAL fue el 19 de febrero de 2003, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de esta normativa, por lo que conforme a lo expresamente solicitado por el Consultante, se interpretará el artículo 136 literal h) de la Decisión 486; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio los artículos 134, 136 literal a) y 224 de la Decisión 486; y,

Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos...