PROCESO 049-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 049-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio de los artículos 134, 146 y 147 de la misma Decisión. Marca: A Uno+gráfica. Actor: sociedad DETERGENTES S.A. Proceso interno Nº 12237-ML.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Marco Hidrovo Arciénega, relativa a los artículos 136 literal a), 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 12237-ML;

El auto de 17 de abril de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: pbp rEPRESENTACIONES cÍA. lTDA. mandataria de la compañía DETERGENTES S.A.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS CALBAQ LTDA.

b) Hechos relevantes

El 10 de diciembre de 2003, la sociedad LABORATORIOS CALBAQ LTDA. solicitó el registro del signo A-1 + gráfica para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad DETERGENTES S.A., presentó oposición sobre la base de su marca UNO-A registrada para productos de la clase 3.

Mediante Resolución Nº 0984494, de 10 de junio de 2004, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió “1.- Rechazar la oposición planteada por DETERGENTES S.A.; y, 2.- Conceder el registro de la marca solicitada (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que “DETERGENTES S.A. es la legítima propietaria de la marca de fábrica denominada “UNO A” por haberla inscrito en el Ecuador el 28 de diciembre de 1998 (…) para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 3. Adicionalmente, DETERGENTES S.A. tiene inscrita en Colombia (…) la marca “UNO A” desde el 2 de diciembre en 1970 (…) país en donde dicha marca es notoriamente conocida”.

Sostiene que “la marca solicitada ‘A UNO + GRÁFICA’ (sic) y la marca de propiedad de mi representada ‘UNO A’, son tan similares como para causar confusión en el público consumidor, hecho que se evidencia más aún cuando las dos marcas protegen productos de la misma naturaleza y clase internacional” y que “la marca solicitada denominada ‘A UNO + Gráfica’ (sic) es similar y confundible con la marca ‘UNO A’, similitud fácilmente apreciable en los campos gráfico-visual y fonético auditivo”.

La actora, continúa diciendo que “En los campos gráfico y visual el signo ‘A UNO + Gráfica’ (sic) contiene en su composición una vocal y un numeral, que son los mismos que componen la denominación ‘UNO A’, en donde el numeral ‘1’ está representado grafológicamente con su propia palabra (‘uno’), de allí que estas denominaciones apreciadas en su conjunto sucesiva y simultáneamente sean altamente similares entre sí (…). Si en el ámbito de lo visual la semejanza de conjunto es evidente, la semejanza en lo fonético y auditivo necesariamente se repite pues ‘A UNO + Gráfica’ (sic) y ‘UNO-A’ son expresiones que evocadas fonéticamente se prestan a una clara y evidente confusión”. Agrega que el signo solicitado “es una imitación de la marca registrada por mi representada” por lo que “la marca solicitada ‘A-Uno’ (sic) es confundible con la marca registrada ‘UNO A’ por carecer de distintividad y por lo tanto no es susceptible de registro”.

Finalmente, argumenta que “En el caso que nos ocupa (…) resulta por demás evidente que las semejanzas entre las marcas enfrentadas tienen prioridad sobre las diferencias, por lo que la marca anteriormente registrada ‘A-UNO’ (sic) no puede coexistir con la marca anteriormente registrada ‘UNO-A’ de propiedad de DETERGENTES S.A.”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda señalando casillero judicial para recibir notificaciones.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “a.- NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b.- ALEGO EXPRESAMENTE LA LEGITIMIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO impugnado (…). c.- IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. d.- IMPUGNO desde ahora, la prueba que llegare a presentar el acto en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. e.- LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ DE LA RESOLUCION emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda diciendo: “a.- NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b.- IMPUGNO desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. c.- LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, por estar ajustada a derecho y provenir de autoridad competente”.

Manifiesta que “Al avocar conocimiento del caso planteado y realizado un análisis estructural tanto en el aspecto gráfico, en el aspecto fonético, en el aspecto visual, como respecto al tipo de productos que protege el signo solicitado, esta Dirección Nacional no considera la pretensión del opositor DETERGENTES S.A. toda vez que, si se efectúa un análisis en conjunto, sucesivo, mirando las semejanzas y no las diferencias entre los signos en controversia podemos encontrar elementos que los hacen diferentes. En el presente caso la marca de fábrica solicitada A-1-+ gráfica y la marca que tiene registrada la empresa opositora UNO A, son términos morfológicamente distintos, la estructura gramatical de la marca de fábrica solicitada es distinta de la marca de la compañía opositora, pues al escribirlas, la (sic) leerlas y al pronunciarlas la impresión de conjunto es distinta”. Agrega que “la coincidencia de alguna o algunas sílabas no es suficiente por si misma para determinar la semejanza entre las denominaciones comparadas, siempre y cuando los restantes elementos posean fuerza diferenciadora. El hecho que las denominaciones enfrentadas posean determinadas coincidencias no determina su parecido si analizadas en su conjunto presentan diferencias con la entidad suficiente como para que puedan ser declaradas como compatibles”.

Finalmente, sostiene que “La denominación A-1 + gráfica, cumple con las exigencias (…)”.

La sociedad LABORATORIOS CALBAQ LTDA. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que ya tenía inscrita la marca A-1 en Ecuador desde 1975 y que en contra de ese signo se concedió el registro UNO A en 1998. Además, informa que en el 2002 “empezó una campaña de fortalecimiento de sus signos distintivos, y en esta línea solicita un nuevo registro de la marca A-1” la cual fue registrada. Agrega que “Dentro de esta misma campaña de fortalecimiento (…) solicitó la marca mixta A-1 gráfica, clase internacional No. 03 (…)”. Por lo que dice que “Es claro que mi mandante tiene derechos adquiridos desde 1975 sobre la denominación A-1, estos derechos son de carácter exclusivo. Sin embargo, fueron violados con la concesión del registro de la marca UNO A”.

Respecto a la notoriedad alegada por la demandante dice que ésta “no demostró, ni podrá demostrar, que dicho signo goce de esa categoría especial, reservada por la legislación, para determinadas denominaciones”.

Argumenta que “entre los signos en conflicto existe gran similitud, y que, adicionalmente, por estar destinados a proteger los mismos productos, están justamente, dirigidos al mismo público consumidor a pesar de la que la marca UNO A no esté siendo utilizada en el mercado ecuatoriano”. Sostiene que “la denominación UNO A ilegalmente registrada en 1998 no goza de distintividad frente a la marca A-1 registrada en 1975 (…)”.

Finalmente dice que “La denominación 1-A (sic) registrada por mi mandante, y UNO A (…) amparan los mismo (sic) productos, comprendidos dentro de la Clase Internacional Nº 03”. Por lo que “a más de presentarse riesgo de confusión para el consumidor, dentro de los campos fonético, auditivo, ortográfico y gráfico y visual, ambas marcas protegen la misma clase de productos. Sin embargo, el riesgo de confusión no se verifica en el Ecuador por falta de uso de la marca UNO A”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 136 literal a), 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la...