PROCESO 004-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 004-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1590-2006. Actor: Sociedad CONFIPERU S.A. Marca mixta “GLOBO POP”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad CONFIPERU S.A.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

   PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIOS COMERCIALES INTERNACIONALES.

   Tercero interesado: Sociedad KELLOG COMPANY.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad CONFIPERU S.A., el 2 de marzo de 2000 solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro como marca del signo mixto GLOBO POP para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El trámite se surtió bajo el expediente N° 101853-2000. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. La sociedad KELLOG COMPANY formuló observaciones a la solicitud de registro del signo mixto GLOBO POP, con base en la marca denominativa POPS, para amparar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La sociedad CONFIPERU S.A., mediante escrito del 13 de septiembre de 2000, contestó la observación formulada e interpuso como medio de defensa una acción de cancelación parcial por no uso de la marca denominativa POPS.

      4. Mediante Resolución N° 7297-2001/OSD-INDECOPI, de 9 de julio de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró improcedente la solicitud de cancelación parcial e infundada la oposición formulada por la sociedad KELLOG COMPANY.

      5. La sociedad CONFIPERÚ S.A., el 1 de agosto de 2001 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. Mediante Resolución N° 1509-2001/TPI-INDECOPI/OSD, de 31 de octubre de 2001, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución recurrida.

      7. La sociedad CONFIPERÚ S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo en lo relativo a la declaración de improcedencia de la cancelación parcial por no uso.

      8. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia del 26 de abril de 2006, declaró infundada la demanda interpuesta.

      9. La sociedad CONFIPERÚ S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

         B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

         la demanda se sustenta en los siguientes argumentos:

      1. Contrariamente a lo afirmado por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la legislación y la doctrina reconocen el uso obligatorio de la marca registrada con dos efectos a saber: 1. percibir o materializar la marca al identificar productos en el mercado. Y 2. eliminar la cancelación del registro de la marca.

      2. Interpretando la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, se llega a la conclusión de que en relación con las atribuciones que otorga el derecho de marcas rige la normativa vigente al momento de surgir el derecho, que para el caso particular es la Decisión 344; pero en relación con el uso y las obligaciones a las que se encuentra sometido el titular rige la normativa actualmente vigente, es decir, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De conformidad con lo anterior, para el caso particular rige la Decisión 486 en relación con la cancelación parcial por no uso.

      3. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra el uso obligatorio de las marcas; asimismo consagra la figura de la cancelación de la marca. De lo anterior, se puede concluir que la cancelación parcial también puede operar en relación con la Decisión 344, ya que quien puede cancelar la marca en relación con todos los productos, lo puede hacer en relación con algunos. La obligación de usar la marca es extensible a cada uno de los productos, sobre todo si se tiene en cuenta que tanto la Decisión 344 como el Decreto Legislativo No. 823 exigen la indicación de los productos o servicios de la clase para la que se solicita el registro. Pensar lo contrario sería beneficiar a los titulares de derechos marcarios que: 1. No utilizan un derecho excepcional; 2. Incumplen el uso obligatorio de la marca y; 3. Perjudican el acceso de productos o servicios de otros competidores con marcas similares o idénticas.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del INDECOPI

         1. Cuando la sociedad CONFIPERÚ S.A. solicitó la cancelación parcial por no uso se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual no contemplaba la figura de la cancelación parcial por no uso.

         2. La figura de la cancelación parcial por no uso fue incorporada por el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aplicarla al presente caso sería ir en contra del principio de la irretroactividad de las normas. La normativa a aplicar, teniendo en cuenta la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, es la Decisión 344.

         3. En la Decisión 344 no existía la obligación de usar la marca para todos los productos para los cuales ha sido registrada. Para cancelar la marca de conformidad con dicha normativa, era necesario que la marca no se estuviere usando para ninguno de los productos, pudiéndose dar el caso de que una marca sólo se usara para distinguir un producto y no para el resto que también identificaba. Por tal motivo, el INDECOPI en ningún momento está negando el uso obligatorio de la marca, sino que evidencia un tratamiento diferente en relación con las dos normativas comentadas.

      2. Por parte de la sociedad KELLOG COMPANY

         1. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establecía la cancelación de marcas cuando su titular, por lo menos, no probara su uso en relación con uno de los productos para los cuales fue registrada.

         2. La figura de la cancelación parcial por no uso apareció con la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, dicha figura es aplicable desde el 1 de diciembre de 2003, es decir, a los tres años en que entró en vigencia la Decisión 486. Si esta no es la interpretación se estaría aplicando una norma con carácter retroactivo.

         3. El INDECOPI ha establecido este criterio en anteriores pronunciamientos.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 165, 166, 167, 168, 169, y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, el Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículos 108, 109 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la cancelación parcial por no uso de la marca denominativa POPS.

   Asimismo se interpretará de oficio la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 108

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.

La prueba de uso de la marca...