PROCESO No. 43- IP- 2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 43- IP- 2008

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, el artículo 83, literales d) y e); y el artículo 84 de la misma Decisión 344, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 7422- LR. Marca: ”FOREVER AMBER”. Actor: AVON PRODUCTS, INC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 30 días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 141-TDCA-1S-7422-LR, de 29 de febrero de 2008, recibido en este Tribunal el 05 de marzo de 2008, mediante el cual el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales d) y e); y, del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno Nº 7422 - LR.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 02 de abril de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: AVON PRODUCTS, INC.

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y Director Nacional de Propiedad Industrial.

   Tercer interesado: ALOE VERA OF AMERICA, INC.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 12 de noviembre de 1998, la demandante AVON PRODUCTS, INC. presentó la solicitud de registro bajo el numero Nº 92092-98 del signo “FOREVER AMBER” destinada a proteger todos los productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, la que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 406, correspondiente al mes de noviembre de 1998.

   El 05 de mayo de 1999, ALOE VERA OF AMERICA, INC. presentó observación en contra de la solicitud de registro de la denominación FOREVER AMBER, solicitud Nº 92092-98, la observación en lo principal, se fundamenta en el registro Nº 1801-94 de la marca “FOREVER LIVING PRODUCTS y logo” para proteger productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional.

   El 31 de mayo de 1999, el Ing. Henry Grau presentó observación en contra de la solicitud de registro de la denominación FOREVER AMBER, solicitud Nº 92092-98, la observación la fundamenta en el registro Nº 032-97 de la marca “FOR EVER” para proteger productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional.

   El 7 de abril de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial emite la Resolución Nº 977708, en la cual resuelve aceptar el recurso de observación interpuesto por AVON PRODUCTS, INC. y revocar la Resolución Nº 976170, de 22 de febrero de 2000, por consiguiente, se deniega el registro de la marca “FOREVER AMBER”, razón por la que AVON PRODUCTS, INC. en calidad de actora impugna dicha resolución y solicita que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en sentencia, acepte la demanda y declare ilegal la Resolución Nº 977708, por medio de la cual se rechaza la solicitud de Registro Nº 92092-98 de la denominación “FOREVER AMBER” para proteger productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que el signo solicitado “FOREVER AMBER” resulta confundible con las marcas registradas “FOREVER LIVING PRODUCTS y logo” y “FOR EVER” de la misma Clase 03 de la Clasificación mencionada.

3. Escrito de la Demanda.

   La demandante AVON PRODUCTS, INC. señala que la Resolución Nº 977708-2000 es ilegal por cuanto la denominación solicitada “FOREVER AMBER” propiedad de AVON PRODUCTS, INC. se encuentra registrada en varios países del mundo para proteger productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Es así que, el signo solicitado “FOREVER AMBER” es famoso, notorio y cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y prueba de ello es que se encuentra registrado en varios países del mundo.

   Asimismo, la marca opositora “FOREVER LIVING PRODUCTS y logo” coexiste pacíficamente en el mercado con varias marcas registradas en el Ecuador que comparten la misma denominación “FOREVER”. Es así que, la empresa opositora ALOE VERA OF AMERICA INC. no puede monopolizar a su beneficio la denominación “Forever”.

   Agrega que, es importante resaltar que las marcas registradas “FOREVER LIVING PRODUCTS y logo” de propiedad de ALOE VERA OF AMERICA INC. y “FOR EVER” del Ing. Henry Grau, coexisten ya en el mercado ecuatoriano, con otras marcas que comparten el término común “FOREVER” en la misma Clase 03 de la Clasificación Internacional, en tal virtud, negar el registro solicitado sería absolutamente discriminatorio.

4. Contestación a la Demanda.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, al contestar la demanda manifiesta que, los signos confrontados “FOREVER AMBER” y “FOREVER LIVING PRODUCTS y logo” son confundibles al grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que solicita se rechace la demanda incoada.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad intelectual; contesta la demanda y opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. se ratifica en la Resolución Nº 977708 pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. Termina solicitando se rechace la demanda.

   El Procurador General del Estado; Dr. Carlos Jiménez Salazar, delgado del Procurador General del Estado al contestar la demanda manifiesta que: corresponde a los representantes legales de las entidades con personalidad jurídica representarlas civil y penalmente, por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio con el fin de supervisar las actuaciones judiciales, señala casillero judicial.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial; contesta la demanda y opone las siguientes excepciones: a). Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda b) las maracas en controversia son confundibles y termina solicitando se rechace la demanda.

   El Tercer Interesado; ALOE VERA OF AMERICA, INC contesta la demanda y opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda 2. Las marcas son semejantes por lo que se confunden a simple vista 3. Las marcas no pueden coexistir en el mercado 4. La marca solicitada no cumple con los requisitos de la Decisión 344 de la Comunidad Andina.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, procede únicamente la interpretación de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puntualizando que no resulta pertinente la interpretación del artículo 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De oficio, se interpretará el artículo 83, literales d) y e); y el artículo 84 de la misma Decisión 344.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

   (…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

2. La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

3. La antigüedad de la marca y su uso constante;

4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que...