PROCESO 20-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 20-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e), de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del Párrafo Cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00350. Actor: Sociedad TEXTILES SWANDEX S.A. Marca denominativa “TOL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de abril de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad TEXTILES SWANDEX S.A.

   Demandado: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Señores JULIO ALFREDO SALGADO SECHAGUA Y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. presentó denuncia penal contra los señores JULIO ALFREDO SALGADO y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA por el delito de usurpación de marcas y patentes, ya que hicieron uso fraudulento de algunas de las marcas de la denunciante como TALL, TALLA, TOL y ONEIDA.

      2. El Juez 57 Penal de Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 5 de mayo de 1994 condenó a los denunciados por el delito de usurpación de marcas y patentes.

      3. Los condenados interpusieron recurso de apelación contra la anterior sentencia, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante sentencia del 13 de julio de 1995, en el sentido de confirmar la condena impuesta.

      4. Los condenados interpusieron un recurso de casación contra la anterior decisión, cuyo trámite fue declarado nulo mediante auto del 8 de mayo de 1996.

      5. Los señores JULIO ALFREDO SALGADO y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA solicitaron el 28 de enero de 1992 el registro como marca del signo TOL (denominativo), para amparar productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

      6. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. presentó observaciones con base en las siguientes marcas:

         • Marca denominativa TOLL, registrada en Colombia bajo el certificado No. 81113 para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca denominativa TALL, registrada en Colombia bajo el certificado No. 114443 para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta TALL, registrada en Colombia bajo el certificado No. 139401 para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      7. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 20700 del 17 de noviembre de 1995, resolvió declarar infundada la observación presentada y conceder el registro como marca del signo denominativo TOL.

      8. La sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo. En el escrito presentado se pone de manifiesto que los demandados fueron condenados por la justicia penal al haber incurrido en el delito de usurpación de marcas y patentes.

      9. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 31182 del 30 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación.

      10. La Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución No. 10256 del 2 de marzo de 2002, resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada

      11. La sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad TEXTILES WANTEX S.A. soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. De conformidad con la condena penal en cabeza de los demandados, es evidente que la intención de estos al solicitar el registro de la marca denominativa TOL era perpetrar actos de competencia desleal. Es por lo anterior, que la Superintendencia de Industria y Comercio debió tener en cuenta las pruebas contundentes anexadas para demostrar la mala fe de dichos demandados y, en consecuencia, aplicar el artículo 137 de la Decisión 486.

      2. La intención de los demandados es comercializar productos al amparo del prestigio de la marca TALL.

      3. Aunque el registro del signo TOL es para la clase 17, la intención clara era la de comercializar empaques de plástico para comercializar medias veladas.

      4. Los signos en conflicto son confundibles de manera fonética, gramática y visual.

      5. La marca TALL previamente registrada es notoria y, por lo tanto, debe ser protegida de los riegos de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo y dilución de su fuerza distintiva.

      6. Entre los productos que amparan los signos en conflicto existe una clara conexidad.

      7. Existe un claro riesgo de asociación, ya que el público consumidor puede pensar que los productos identificados con la marca TOL provienen de la sociedad TEXTILES SWANTEX S.A. Lo anterior quedó demostrado en el juicio penal adelantado, de donde se desprende que los demandados pretendían registrar un signo lo suficientemente similar a la marca TALL para legitimar conductas de competencia desleal.

         C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera:

         ▪ Los signos en conflicto no son confundibles y, por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que induzcan al consumidor a error.

         ▪ La notoriedad de la marca TALL no fue probada en su momento procesal. Aun así la notoriedad no es obstáculo ya que los signos en conflicto distinguen productos de clases diferentes y, por lo tanto, no existiría confusión en el público consumidor.

         ▪ La mala fe de los solicitantes no aparece probada en el expediente. El proceso penal versó sobre el uso indebido del signo TOL sobre productos de la clase 16, mientras que la solicitud de registro es para la clase 17.

      2. Por parte de los terceros interesados en las resultas del proceso.

         Los señores JULIO ALFREDO SALGADO y OTONIEL ZULUAGA MONTOYA, pese a que fueron notificados no contestaron la demanda.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 135 literal a), 136 literales a) y h), y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, las siguientes normas: artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo denominativo TOL.

   Asimismo, se interpretarán el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 311

   (…)

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 73

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se...