PROCESO 040-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 040-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: PREMIER. Actor: sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. Proceso interno Nº 2003-0040.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 169, de 28 de enero de 2008, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 11 de febrero de 2008, por el que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su de su Consejero de Estado Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Planeta remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 165, 167 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0040;

El auto de 12 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada y complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY.

b) Hechos

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, concedió a la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA el registro como marca del signo PREMIER para distinguir productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional. Posteriormente la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA, transfirió legalmente los derechos sobre el registro marcario del signo PREMIER a la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA.

El 30 de noviembre de 2000, la sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY interpuso acción de cancelación por no uso contra la marca PREMIER de propiedad de la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. contra esta acción la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO presentó como excepciones la pretemporaneidad de la acción y la existencia de motivos justificados para el no uso de la marca, como el estar en reestructuración de obligaciones.

Por Resolución Nº 25689, 31 de julio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió “Cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER (…) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (…)”. Contra dicha Resolución la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 38511, de 27 de noviembre de 2001, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 25289, de 31 de julio de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 25689, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que se violó el artículo 165 de la Decisión 486 ya que dicha normativa “no consagra como motivos taxativos para justificar el no uso de una marca la fuerza mayor y el caso fortuito (…)”. Alega en su defensa que “la situación de desequilibrio financiero de LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, bien puede calificarse como un justo motivo para no usar la marca PREMIER, toda vez que la había adquirido hacía algo más de un año, contado hacía atrás de la fecha de iniciación de la acción administrativa de cancelación que aquí interesa, y se quedó sin recursos para promocionarla y posicionarla en el mercado nacional. Asimismo que esa precaria situación, bien puede calificarse como sumatoria de hechos de FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, ya que, se puede aseverar sin hesitación, fue el resultado de factores externos que trastornaron la macroeconomía nacional, hecho que la Superintendencia aceptó como notorio, que como tal no requería prueba, y factores internos, consistentes en que, como muchísimas otras empresas, la aquí actora, no estaba, ni tenía porque estarlo, preparada para resistirse al efecto de los factores de su entorno económico desquiciantes de la seguridad económica nacional, al punto que el Gobierno Nacional se vio avocado a declarar el estado de excepción de emergencia económica para adoptar por decreto medidas extraordinarias, entre ellas la de reestructuración de pasivos, con miras a salvar el grueso de las empresas estatales o privadas”. Por lo que “es válido concluir que la Superintendencia incurrió en grave error conceptual al equiparar los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito, entendiéndolos como un hecho externo e irresistible para quien pretenda justificar una conducta activa o pasiva (…)”.

Sostiene que, también, se violó el artículo 167 de la Decisión 486, ya que la Superintendencia al negar la “idoneidad probatoria a la certificación de que la actora (…)” incurrió en “una flagrante violación del debido proceso y una pésima interpretación del precepto, que como el artículo 165 (idem), también, tiene la preposición lógica entre otras, toda vez que, aun cuando le asistiese razón a la accionada en su precaria y oblitariada interpretación, no está referida para demostrar los motivos ju stificativos del no uso de una marca, sino todo lo contrario el uso comercial conforme a criterios legales” por lo que “para demostrar el motivo que justifique el no uso de una marca, existe absoluta libertad probatoria y que eran (sic) válido y necesario haber accedido a la petición de LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, de oficiar a la Superintendencia de Sociedades para probar que su difícil situación económica la tenía en graves afugias para mantenerse en el mercado y, con mayor, razón para usar la marca PREMIER, que recién adquirido, a intento de enervar la acción de cancelación de su registro”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió la Resolución legal y válidamente “cancelando (…) el registro de la marca ‘PREMIER’ clase 5, certificado 131358, a favor de la Sociedad Laboratorios Andromaco Limitada”.

Sostiene que “La Oficina Nacional Competente antes de proceder a la adopción de las decisiones ausadas (sic) procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la solicitud de cancelación (…)” y que “resulta evidente que el uso de una marca es la única forma de impedir la acción de un tercero tendiente a cancelar un registro marcario, así se tiene que de conformidad con la normativa antes enunciada se entiende que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella ampara se encuentran en el mercado o cuando ha sido utilizada en alguno de los Países Miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello.

Al referirse a las pruebas, dice que se tiene que “aunque se hubiera probado por la parte demandante la crisis...