PROCESO 028-IP-2008

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 028-IP-2008

Interpretación prejudicial, de Oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: SECURENCY PTY LTDA. Patente de Invención “Documentos de Seguridad Autoverificantes”. Expediente Interno Nº 2003 – 00409.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 2394, de 10 de diciembre del 2007, recibido en este Tribunal el 17 de enero del 2008, a través del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2003–00409.

  1. Antecedentes

    El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: SECURENCY PTY LTDA.

    La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

    1.2. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      La sociedad demandante SECURENCY PTY LTDA., el 08 de octubre de 1997, solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que se le otorgue la Patente de Invención “Documentos de Seguridad Autoverificantes”.

      Mediante Oficio Nº 13038 el examinador técnico indicó que no se cumplían con las exigencias previstas en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por carecer de novedad, pues encontró que los documentos EP 256176, GB 1512018 y US 5284364 publicados el 24 de febrero de 1988, 24 de mayo de 1978 y 08 de febrero de 1994, respectivamente, afectaban dichos requisitos, que fue así como, la demandante en escrito de 21 de noviembre de 2002 expuso los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban el concepto anteriormente referido.

    2. Escrito de demanda

      La demandante SECURENCY PTY LTDA. señala que se vulneraron los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto para negar la patente, la Superintendencia debió analizar la novedad del invento en su totalidad y no sólo alguno de sus componentes, para que luego conste que los documentos EP 256176, GB 1512018 y US 5284364 corresponden al mismo invento que se pretende proteger en las reivindicaciones 1 a 34.

      Asimismo, afirmó que se transgredió el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no probó que la patente de invención “Documento de Seguridad Autoverificante” resultara obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica y tampoco que, de manera evidente, se derivara del contenido de los documentos EP 256176 y GB 1512018 por separado o de las combinaciones de sus enseñanzas y, por ende, no cumpliera con el requisito de nivel inventivo.

      La demandada negó la concesión de la Patente de Invención con base en que la invención descrita en la reivindicación Nº 1 carece de novedad frente al documento D1 (EP256, 176) y que la invención resulta obvia de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 (GB 1 512, 018).

      La sociedad demandante SECURENCY PTY LTDA. considera que la invención no resulta obvia ya que D1 se refiere a: “libretas de banco y chequeras con un dispositivo de seguridad en la forma de una firma revuelta”, mientras que D2 se relaciona con la inhibición de falsificaciones en un documento de papel que utiliza dos tintas metaméricas, las cuales proveen colores contrastantes cuando son visualizadas por un filtro de color separado.

      La demandada no hizo mención sobre la materia objeto de las reivindicaciones dependientes de la solicitud de patente, ya que ninguno de los documentos D1 y D2 anticipaban alguna de las reivindicaciones dependientes cuando se leen en conjunto con la reivindicación 2.

      La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que, según el estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y los documentos D1 y D2, la Patente de Invención carece de nivel inventivo ya que el objeto de la reivindicación se conoció con anterioridad a la fecha de prioridad reivindicada por la parte demandante.

      La sociedad SECURENCY PTY LTDA. en el sentido indicado anteriormente manifestó que, en ningún momento afirmó que se trataba de “cheques”, de igual manera, para determinar si la presunta invención se encuentra o no en el estado de la técnica, es necesario desglosar cada uno de los elementos de la invención, es así que, la oficina probó mediante cuadros comparativos que la solicitud ya estaba en el arte previo.

      De las combinaciones D1 y D2 se extrae el objeto que la demandante desea proteger. Es así que, la demandante tomó como base del D1 el manejo del filtro y del D2 la porción que se revela dentro de la misma hoja. Las reivindicaciones dependientes son formas particulares de la reivindicación principal y además muestran aspectos ya revelados de los documentos D1 y D2.

    3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      La patente solicitada carece del requisito de novedad ya que se encuentra en el estado de la técnica, por lo que no puede ser patentada al ser el objeto reivindicado conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada por la parte demandante.

      Agrega que las libretas de banco, las chequeras y similares son un tipo de documento de seguridad diferente a los “cheques”. Las libretas de banco y las chequeras tienen una pluralidad de páginas u hojas, una cubierta anterior y una cubierta posterior. En contraste, la presente invención está específicamente dirigida a un documento de seguridad que comprende una única hoja flexible, como por ejemplo, un cheque.

      Asimismo, la presunta patente de invención carece de altura inventiva ya que resulta ser extremadamente obvia. Es así que, esta oficina combinó las enseñanzas de D2 con lo enseñado en D1. De ahí se tomó que el filtro y el sustrato podían ser la misma hoja ya que D1 así lo revela. Es decir, si se toma el filtro con los sustratos, uniéndolos en una hoja como la contemplada en D1, se obtiene lo que el solicitante inmerecidamente quería proteger. Aún sin contar con la experiencia del examinador, el combinar D1 con D2 permite afirmar que dicha solicitud no tiene ninguna altura inventiva.

      El demandado señala que, para poder hacer el análisis de una solicitud se debe descomponer las partes del producto para poder conocer sus principios y elementos.

      CONSIDERANDO:

  3. Competencia del Tribunal.

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 02 de abril de 2008.

  4. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el Tribunal considera que la norma aplicable y vigente es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la solicitud de patente se presentó el día 08 de octubre de 1997.

    En tal sentido, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima procedente interpretar, de Oficio, los artículos 1, 2, 4, 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

CAPÍTULO I Artículo 5

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

SECCIÓN I Artículo 5

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de...

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