PROCESO 44-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 44-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Interpretación de oficio del artículo 135 literal c) de la misma Decisión.

Actor: INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C.

Marca: “FORMA TRIDIMENSIONAL DE UN ENVASE”.

Expediente Interno N° 296-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por intermedio de su Presidente, doctor Roque Alberto Díaz Mejía.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 2 de abril de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C.

   La parte demandada la constituyen:

   - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú;

   - El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

2. Actos demandados

   La sociedad INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. impugnó la Resolución Administrativa: N° 1010-2004/TPI-INDECOPI, de 9 de noviembre 2004, dictada por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que CONFIRMA la Resolución N° 8410-2004/OSD-INDECOPI de 9 de julio de 2004, que denegó el registro del signo constituido por una FORMA TRIDIMENSIONAL DE UN ENVASE a favor de INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. para distinguir frutas y hortalizas frescas, de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 27 de enero de 2004, INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. solicitó el registro del signo constituido por la forma tridimensional de un envase de franjas verticales simétricas en cuya parte superior se observa una figura circular dentada y al interior una figura cuadrangular, en la parte inferior se observa una figura circular dentada conteniendo una figura cuadrangular en cuya parte central se aprecia una figura octogonal; conforme al modelo para distinguir frutas y hortalizas frescas, productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional.

2. El 9 de julio de 2004, la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 8410-2004/OSD-INDECOPI, a través de la cual denegó el registro del signo solicitado, al considerar que el mismo carecía de elementos que le proporcionaran capacidad distintiva.

3. El 9 de agosto de 2004, la demandante apeló la referida Resolución.

4. El 9 de noviembre de 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución N° 1010-2004/TPI-INDECOPI que CONFIRMA la Resolución N° 8410-2004/OSD-INDECOPI; y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C., a través de Apoderado, presenta demanda contencioso administrativa, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Indica que “el signo solicitado FORMA TRIDIMENSIONAL” es un signo ‘novedoso’ en el mercado (…), ello implica que estaremos en presencia de un signo que (…) es apto para constituir marca”, ya que éste contiene características “arbitrarias” “que no están impuestas por la naturaleza o la función del producto de que se trate”.

      Asimismo, señala que el Tribunal del INDECOPI ha registrado anteriormente un signo tridimensional a favor de la empresa Mars Incorporated para distinguir productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, motivo por el cual no existirían razones para denegar el registro del signo solicitado.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, ha contestado a la demanda. Manifiesta, principalmente:

      Afirma que “el hecho de que un signo presente características novedosas que lo alejan de constituir la forma usual en la que los productos que pretende identificar se presentan o comercializan en el mercado, no significa que la autoridad marcaria no deba evaluar los demás requisitos que copulativamente deben cumplirse para poder determinar su acceso al registro como marca”.

      Observa que “su forma tridimensional no reviste de característica peculiar alguna que pueda ser susceptible en sí misma de generar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, razón por la cual carece de elementos propios que lo doten de una suficiente fuerza distintiva”.

      Señala que “los registros otorgados con anterioridad no obligan a la autoridad administrativa a tener que pronunciarse de la misma manera al evaluar posteriores solicitudes registrales”.

      De los documentos obrantes en el expediente no consta la contestación del Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 2 de abril de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del “Artículo 134 primer párrafo y el inciso F de la Decisión 486, así como el Artículo 135 incisos A y B de la Decisión 486”.

   Al respecto, el Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “Forma tridimensional de un envase” ha sido presentada el 27 de enero de 2004, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar todo el artículo 134 y el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

   b) carezcan de distintividad;

   c) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican

   ;

   (…)

   Consideraciones

   El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

   - La marca y sus elementos constitutivos;

   - Requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca; La carencia de distintividad;

   - Clases de marcas, denominativa, gráfica (figurativa), mixta, bidimensional y tridimensional;

   - Irregistrabilidad por constituir el signo forma usual de envases o una forma o características impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio.

   1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

   La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

   Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios...