PROCESO 024-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 024-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 224 de la misma Decisión. Signo: CNH. Actor: CHAID NEME HERMANOS S.A. Proceso interno Nº 2003-00015.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, relativa a los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00015;

El auto de 3 de abril de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: CHAID NEME HERMANOS S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero Interesado: FIRMA CNH GLOBAL N.V.

b) Hechos

El 30 de mayo de 2001, la Sociedad CNH GLOBAL N.V., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto CNH para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional, la cual se tramitó en el expediente 01-42985. Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro sobre la base de su marca NH que distingue, también, productos de la Clase 12. El 21 de mayo de 2002, mediante Resolución Nº 15363 la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición interpuesta y negó el registro solicitado; contra esta Resolución la Sociedad CNH GLOBAL N.V., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 28539 de 30 de agosto de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 32916 de 16 de octubre de 2002, revocó la Resolución Nº 15363 y concedió el registro de la marca mixta CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V.

El 31 de mayo de 2001, la Sociedad CNH GLOBAL N.V., solicitó el registro como marca del signo nominativo CNH para distinguir productos de la Clase 12, solicitud que se tramitó en el expediente 01-43068; de igual forma una vez que se publicó esta segunda solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro del signo CNH, sobre la base de su marca NH que distingue productos de la Clase 12. Mediante Resolución Nº 20394 de 27 de junio de 2002, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución, la Sociedad CNH GLOBAL N.V. presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 28400 de 30 de agosto de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 32917 de 16 de octubre de 2002, revocó la Resolución Nº 20394 y concedió el registro de la marca CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V.

La Sociedad CNH GLOBAL N.V., el mismo 31 de mayo de 2001, solicitó el registro como marca del signo nominativo CNH para distinguir productos de la Clase 7, solicitud que fue tramitada en el expediente 01-43072; una vez publicada esta solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. formuló oposición al registro del signo CNH, sobre la base de su marca NH que distingue productos de la Clase 12. La División de Signos Distintivos por medio de la Resolución Nº 20409 de 27 de junio de 2002, declaró fundada la oposición y negó el registro solicitado. Contra esta Resolución, la Sociedad CNH GLOBAL N.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 32088 de 30 de septiembre de 2002, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 39025 de 29 de noviembre de 2002, revocó la Resolución Nº 20409 y concedió el registro de la marca CNH a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V.

Finalmente, la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el 10 de febrero de 2004, la cual es conocida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda por parte de CHAID NEME HERMANOS S.A.

En la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, el actor manifiesta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, “por cuanto la marca CNH, solicitada por la sociedad CNH GLOBAL N.V., no cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro (…) Debido a la evidente similitud entre la marca (sic) solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A., podemos concluir que la marca CNH, no es suficientemente distintiva para distinguir productos de las clases 7 y 12 de la clasificación de marcas. (…) La marca (sic) solicitada para registro CNH, es confundible con la marca NH, de propiedad de la sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A.”.

Alega de igual forma que, cuando se tiene que confrontar marcas nominativas y marcas mixtas, “se debe encontrar cuál es la dimensión más característica del signo para proceder a realizar la comparación.”; expresa también que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la confusión puede presentarse en los aspectos gráfico, fonético o conceptual. “En este caso la marca (sic) solicitada para registro se compone de tres letras, que no contienen ningún tipo de grafía particular, dichas letras reproducen las dos letras que componen la marca de propiedad de la sociedad demandante, razón por la cual la posibilidad de confusión para el consumidor, no ofrece ninguna duda”.

Por otra parte y con relación a la posible confusión fonética, el demandante arguye que “La audición de cada una de las marcas en conflicto es la siguiente: Marca CNH. ‘Ceneache’ Marca NH ‘Eneache’. En consecuencia podemos concluir la práctica identidad fonética de los signos, específicamente existe similitud en los siguientes puntos: Longitud de los signos, ubicación de las vocales, tonicidad de las palabras y terminación de las palabras”.

El actor prosigue su argumento, manifestando que “La sociedad CHAID NEME HERMANOS S.A. identifica sus productos con la marca NH, desde el año 1993, fecha en la cual solicitó el registro de dicha marca. En consecuencia el consumidor al encontrarse con productos marcados con el signo CNH, pensará que se trata de una nueva modalidad de productos comercializados por la sociedad, (…) más aún teniendo en cuenta que la letra C, corresponde a la primera letra de su razón social”.

Por último, la demanda refiere que “la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que concede el registro de la marca CNH, a favor de la sociedad CNH GLOBAL N.V.”.

d) Fundamentos jurídicos de la...