PROCESO 35-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 35-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del Párrafo Cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-00071. Actor: Señor HERNÁN JARAMILLO Marca denominativa “ZANIDIP”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: Señor HERNÁN JARAMILLO

   Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY solicitó el 8 de octubre de 1999 el registro como marca del signo ZANIDIP (denominativo), para amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: sustancias y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la hipertensión, y enfermedades coronarias del corazón; tratamiento y prevención de la degradación arteriosclerótica en las paredes arteriales. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 99-64071.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 09589, de 28 de abril de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo denominativo ZANIDIP.

      4. La sociedad LABORATORIOS PAULY PHARMACEUTICAL S.A. es titular de la marca denominativa NIDIP, registrada en Colombia bajo el certificado N° 248670 y para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      5. El señor HERNÁN JARAMILLO interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      EL señor HERNÁN JARAMILLO soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. Los signos denominativos ZANIDIP y NIDIP son confundibles desde todo punto de vista y, por lo tanto, el primero no es suficientemente distintivo.

      2. Se debe tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos y, por lo tanto, en caso de confusión pueden causar un daño letal a la salud humana.

      3. La marca NIDIP es muy reconocida en el mercado.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. Analizados los signos en conflicto, se concluyó que entre ellos no existe similitud capaz de llevar al público consumidor a confusión alguna. Las estructuras de los signos en conflicto hacen que se diferencien claramente.

         2. Los signos en conflicto no tienen palabras o partículas de uso común y, por lo tanto, el análisis debe hacerse atendiendo a la visión en conjunto de los signos enfrentados.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. Los signos en conflicto poseen muchas diferencias y, por lo tanto, no son confundibles entre sí.

         2. El signo ZANIDIP es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

         3. Los productos que distinguen los signos en conflicto son diferentes y de ninguna manera podrían causar riesgo de confusión en el público consumidor. Son marcas diferentes con productos diferentes.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 135 literales a) y b), y 136 literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretarán de oficio las siguientes normas: 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Asimismo, se interpretarán el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

3. Comparación entre marcas denominativas.

4. Marcas farmacéuticas.

5. La conexión competitiva de productos de la misma clase.

6. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

7. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo denominativo ZANIDIP se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de...