PROCESO 026-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 026-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 135 literal f) de la misma Decisión. Marca: AMERICA TELECOM. Actor: sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Proceso interno Nº 2005-0137.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, relativa a los artículos 84, 128, 134, 136, 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-0137;

El auto de 12 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad colombia telecomunicaciones s.a. e.s.p. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad américa móvil s.a. de c.v.

b) Hechos

El 4 de julio de 2002, la sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dos solicitudes para el registro de la marca AMERICA TELECOM, en las clases 38 y 9 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de las solicitudes fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 520 de 25 de marzo de 2003.

Por Resolución Nº 3738, 20 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo AMERICA TELECOM para distinguir servicios de la Clase 38; y por Resolución Nº 3742, de 20 de febrero de 2003, la misma División de Signos Distintivos concedió el registro como marca del signo AMERICA TELECOM para distinguir productos de la Clase 9.

De acuerdo al informe del consultante la actora informa que la sociedad TELECOM EN LIQUIDACIÓN es la titular de la marca TELECOM registrada en diferentes clases de la nomenclatura oficial y que en las Resoluciones emitidas por la Superintendencia se “omitió tener en cuenta los registros de la marca de propiedad de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, que hacían irregistrable la marca AMÉRICA TELECOM en las clases 38 y 9 solicitadas por la sociedad AMÉRICA MÓVIL”

En el referido informe se observa que la sociedad AMÉRICA MÓVIL, además de solicitar el registro de las marcas concedidas mediante las Resoluciones que son objeto de la presente acción solicitó el registro de la marca AMERICA TELECOM, para distinguir productos de la clase 16, solicitud que se tramitó bajo el expediente núm. 02-57540, y que posteriormente fue negada, con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad colombia telecomunicaciones s.a. e.s.p manifiesta que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 por falta de aplicación ya que “si la División de Signos Distintivos hubiera dado aplicación a la norma en comento, habría advertido que el signo AMÉRICA TELECOM es idéntico a la marca registrada TELECOM, de propiedad de un tercero, y por lo tanto, no cumple con el principio básico del derecho marcario conocido como Principio de Distintividad Relativa, o de la Diferenciación, en la medida que no permite al público establecer una diferencia entre la marca originalmente registrada y la marca semejante a ésta posteriormente solicitada” por lo que “carece de fuerza diferenciadora (…) toda vez que se asemeja al punto de la identidad en (tanto que la contiene totalmente), a una marca anteriormente registrada en Colombia a favor de un tercero”.

Sostiene que también se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al “ignorar el resultado de la búsqueda que se encuentra en cada expediente y que evidentemente contiene la marca TELECOM registrada por mi representada, constituye una omisión por parte de la autoridad marcaria competente en su obligación de negar, incluso oficialmente, el registro de marcas que están incursas en la prohibición contenida en la norma transcrita.

Evidentemente la División de Signos Distintivos se saltó las reglas de comparación y cotejo de las marcas, ya que simplemente ignoró la existencia de los registros para la marca TELECOM que reposan en su propio despacho. Es por esto que digo que la Superintendencia de Industria y Comercio no aplicó la norma del literal a) de artículo 136 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues de haberlo hecho, habría tenido necesariamente que negar el registro de la marca AMÉRICA TELECOM solicitado por AMÉRICA MÓVIL”.

Argumenta que “los actos administrativos demandados son violatorios de las normas encaminadas a reprimir la competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial” y que “La única intención de AMÉRICA MÓVIL, al solicitar el registro de la marca AMÉRICA TELECOM, era ‘perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal’ (…). Por lo tanto, el uso del nombre AMÉRICA TELECOM por parte de AMÉRICA MÓVIL, constituye un acto de competencia desleal vinculado con los derechos de propiedad industrial de TELECOM en liquidación y de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió las Resoluciones legal y válidamente “concediendo el registro de las marcas ‘AMERICA TELECOM’ para distinguir productos comprendidos en la clase 9 y servicios de la clase 38 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad América Móvil”.

Sostiene que “Efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘AMERICA TELECOM’ y ‘TELECOM’ no arrojan confusión, pues no presenta similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos”. Dice que “La expresión ‘AMERICA TELECOM’ clases 9 y 38, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva (…)”.

Argumenta que “Entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

La sociedad américa móvil s.a. de c.v., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que “La expresión “telecom” incorporada en la marca TELECOM (mixta) es débil”. Manifiesta que “Desde el año 2003 la EMPRESA NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES (sic) TELECOM EN LIQUIDACIÓN, titular de la marca TELECOM (mixta) en que se fundamenta esta acción de nulidad, se encuentra en estado de liquidación. El proceso liquidatorio debía concluir en Junio 13 del 2005 pero que fue recientemente prorrogado hasta Diciembre 31, 2005. La marca TELECOM (mixta), en forma similar a cualquier otro bien inmaterial de la empresa, es un activo de la misma y su liquidador puede legalmente venderla” y que el proceso de liquidación hará que la marca desaparezca.

Sostiene que “La marca TELECOM (mixta) de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – EN LIQUIDACIÓN no puede estar suministrando al consumidor información...